Может ли быть снижен размер компенсации за нарушение исключительного права ниже установленного законом?

Ответ.

Может, но при определенных обстоятельствах, что продемонстрировано в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28 августа 2017 г. N С01-649/2017 по делу N А08-3428/2016.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, при этом компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения и правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Казалось бы, указание на низший предел компенсации (от десяти тысяч) свидетельствует о незыблемости низшего размера, независимо от ситуаций, однако Конституционный Суд РФ занял правовую позицию (Постановление от 13.12.2016 N 28-П), согласно которой при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при соблюдении определенных условий.

Именно последнее не было учтено Арбитражным судом Белгородской области и Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом по делу N А08-3428/2016.

Компания Outfit7 Limited обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Малининой К.Е. о взыскании компенсации в общем размере 40 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям N 1111352, N 1111353, N 1150226 и N 1111340 (по 10 000 рублей за нарушение исключительного права на каждый из товарных знаков).

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, с предпринимателя в пользу компании взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на вышеназванные товарные знаки в размере 8 000 рублей (по 2 000 рублей за нарушение исключительного права на каждый из товарных знаков).

Компания, выражая несогласие с размером компенсации, взысканной судами и ссылаясь на необоснованность вывода судов первой и апелляционной инстанций о наличии оснований для снижения заявленной компанией суммы компенсации, обратилась с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, который отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации на новое рассмотрение, подчеркнув при этом следующее.

Факт реализации предпринимателем контрафактного товара подтверждается представленными в материалы дела товарным чеком от 04.10.2015, видеосъемкой процесса приобретения этого товара и непосредственно самим контрафактным товаром, приобщенным в качестве вещественного доказательства к материалам дела.

Компания разрешение предпринимателю на использование принадлежащих ей товарных знаков не предоставляла.

Согласно статье 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ (пункт 43.3 Постановления от 26.03.2009 N 5/29).

Исходя из заявленных истцом требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на четыре товарных знака, рассчитанной истцом исходя из минимального размера компенсации (10 000 рублей), суммарный размер компенсации, заявленный к взысканию, составил 40 000 рублей.

Однако размер компенсации был уменьшен судами до 8 000 рублей (по 2 000 рублей за нарушение исключительного права на каждый из товарных знаков), что свидетельствует о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций статей 1252 и 1515 ГК РФ в силу следующего.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, на которую сослался суд апелляционной инстанции, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом РФ одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Вместе с тем в ходе рассмотрения дела предпринимателем не заявлялось о наличии оснований для снижения размера заявленной компенсации, в том числе о наличии обстоятельств, выделенных в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П в качестве критериев, не представлялись в суд доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих вышеназванным критериям. В представленном в суд отзыве на исковое заявление предприниматель лишь указывал на наличие оснований для отказа в удовлетворении исковых требований, которые сводились к отсутствию надлежащих доказательств, подтверждающих факт реализации товара предпринимателем, и отсутствию сходства до степени смешения между изображениями, нанесенными на товар, и товарными знаками истца.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017).

Однако суды первой и апелляционной инстанций при разрешении данного спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о размере компенсации, а именно не установили, какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом (а такие доказательства в материалах дела отсутствуют). Фактически вопрос о снижении размера компенсации ниже установленного минимального размера рассмотрен судами при отсутствии соответствующих доводов предпринимателя.

Суд кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий не имеет правовых оснований для исследования и установления соответствующих фактических обстоятельств.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 АПК РФ неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильного решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы.

Определение величины компенсации, связанное с установлением фактических обстоятельств дела, влияющих на ее размер, относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу, и выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 АПК РФ).

В итоге Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для направления дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области. При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, рассмотреть исковые требования в пределах оснований иска, заявленных истцом, определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона и разъяснениями высших судебных инстанций.

Вопрос 747.