Договоров на передачу ноу-хау

Объектом лицензии являются специфицированные товары: ОИС по определению являются уникальными благами, поскольку условия их правовой охраны предполагают наличие определенной новизны, более высокого технического уровня, чем существующие аналоги.

Долгосрочный характер подтверждает также наличие неопределенности в отношении условий соглашения ввиду их растянутости во времени. Эта характеристика особенно актуальна в нашей стране. Причем степень неопределенности для лицензиата, как правило, выше, чем для лицензиара: ведь именно лицензиат будет выпускать продукцию по лицензии, и экономический эффект от будущего производства в момент заключения договора, естественно, является для него прогнозной (вероятностной) величиной. Сбалансировать степень риска обеих сторон позволяет варьирование форм денежного вознаграждения за предоставление лицензии. Денежное вознаграждение является платой за лицензию и выступает в форме лицензионных платежей трех видов:

1) роялти;

2) паушальный платеж;

3) комбинированный.

Платеж на базе роялти подразумевает, что лицензиат периодически по истечении отчетного периода осуществляет лицензиару платежи, размер которых устанавливается в виде процентных отчислений от выручки от реализации лицензионной продукции или фиксированных сумм от цены этой продукции. Довольно часто в лицензионных договорах партнеры оговаривают «скользящие» роялти. Такая форма предусматривает перевод лицензиатом лицензиару фиксированных роялти до достижения лицензиатом определенного объема производства лицензионной продукции или сумм ее реализации. При превышении этих объемов или сумм устанавливается уже другой (как правило, уменьшенный) размер роялти. Такая форма оплаты стимулирует лицензиата к увеличению объемов продаж, поскольку при этом увеличивается его доля прибыли.

Очевидно, что такая форма оплаты выгодна прежде всего лицензиату, поскольку покупая лицензию, возмещать ее стоимость он начнет только с началом выпуска продукции, и платить будет только при наличии реальных доходов от реализации произведенной продукции. Лицензиар в данном случае будет находиться в менее выгодном положении, поскольку, продав лицензию, он получит доход только в сроки и на условиях, зависящих от успеха лицензиата по освоению лицензии. В случае отсутствия дохода у лицензиата, лицензиар также ничего не получит. Но при этом у последнего останутся непокрытыми расходы по созданию или приобретению объекта лицензии, и в итоге он окажется в убытке, тогда как лицензиат не понесет потерь (конечно, за исключением расходов по освоению лицензии).

Более выгодной для лицензиара является вторая форма платежей – паушальная, предусматривающая фиксированную в договоре сумму денежного вознаграждения за лицензию, вне зависимости от объемов и цен реализации продукции. При этом лицензиар получает гарантированный доход, покрывая свои расходы, а лицензиат в случае превышения лицензионного платежа над доходами от реализации лицензионной продукции окажется в убытке. Но здесь существует и возможность выигрыша лицензиата, в случае если доходы от продажи лицензионной продукции будут значительно превышать фиксированный размер платежа.

Баланс интересов обеих сторон лицензионного соглашения достигается в основном двумя путями:

1) при наличии в договоре условия о платежах в форме роялти предусматривается также условие о минимальных гарантированных платежах;

2) выплаты лицензионных платежей предусматривается в комбинированной форме.

В первом случае лицензиару обеспечивается выплата платежей, представляющих разницу между ежегодными фиксированными суммами, оговоренными сторонами в договоре, и суммой переведенных лицензиатом роялти.

Во втором случае договором предусматривается комбинированная форма платежей, представляющая собой сочетание двух вышеназванных, то есть наличие фиксированного платежа наряду с выплатами на базе роялти.

Размер лицензионных платежей определяется исходя из экономических параметров деятельности лицензиата и лицензиара на базе соизмерения издержек и выгод от лицензионной операции. Совокупные лицензионные платежи представляют собой ничто иное как «цену лицензии», и их расчет будет рассмотрен подробнее в соответствующей главе настоящей работы.

Разночтения в определении сущности лицензионного договора, как представляется, возникают вследствие объединения многими авторами в понятие лицензионного договора двух, на наш взгляд, различных видов сделок с ОИС: лицензионные сделки и передача ноу-хау[55]. Как показывает мировой опыт лицензионной торговли, передача ноу-хау, как правило, является составной частью лицензионной сделки, но может осуществляться и отдельно. Так, ноу-хау передается по более чем 85 % заключаемых лицензионных соглашений: более 50 % одновременно с изобретениями и более 35 % только на ноу-хау[56]. То, что договоры на ноу-хау заключаются практически наравне с классическими лицензиями, имеет вполне понятное объяснение. Патентное описание (формула изобретения, существенные признаки промышленного образца) обычно составляются таким образом, что раскрыв существо запатентованного РИД, патентообладатель, тем не менее, оставляет нераскрытой значительную часть информации (описание технологического процессы, нюансы промышленного освоения и т.д.) о промышленном внедрении данного ОИС. В связи с этим лицензиат вынужден, получая разрешение на использование охраняемого ОИС, приобретать также и засекреченное ноу-хау, иначе он будет не в состоянии внедрить данный ОИС с таким же экономическим эффектом, что и патентообладатель.

Вышесказанное подчеркивает значимость ноу-хау и его тесную взаимосвязь с охраняемыми ОИС, но не означает, что лицензионные сделки и передача ноу-хау имеют одинаковую природу. Различие между названными сделками было описано выше, и, на наш взгляд, оно настолько существенно, что данные трансакции  можно рассматривать как самостоятельные формы коммерциализации ОИС, несмотря на то, что зачастую они оформляются одним документом.

Передача ноу-хау

Раскрытое нами ранее содержание данного договора обуславливает наличие некоторых специфических черт трансакций по передаче такого ОИС, как ноу-хау. Здесь стоит вспомнить замечание В.И. Мухопада в отношении фактически безвозвратного характера передачи знаний, опыта и т.д. Это означает, что, получив однажды ноу-хау, узнав его, лицензиат может использовать его без ограничений во времени и в пространстве. Тем более что монополия на ноу-хау, по определению, не имеет временных ограничений и действует до тех пор, пока соблюдаются условия конфиденциальности в отличие от охраняемых законом ОИС, монополия на которые ограничивается сроком действия охранного документа. В связи с этим складывается впечатление, что в принципе не может идти речи о временном (возвратном) характере договора на передачу ноу-хау. На самом деле, существует возможность обеспечения временного использования ноу-хау. Возвратить ноу-хау, конечно, нельзя, но можно «возвратить» передаваемое право на его использование путем ограничения срока использования ноу-хау получающей стороной. Это обстоятельство еще раз доказывает, что предметом договора на передачу ноу-хау является не только само ноу-хау, но и право на его использование, без которого невозможно было бы обеспечить временный характер использования ноу-хау, и договор ноу-хау в любом случае носил бы характер купли-продажи данного ОИС.

Очевидно, что вышеописанный механизм действует прежде всего в интересах продавца технологии. Вместе с тем на практике существует несколько приемов, обеспечивающих соблюдение и интересов покупателя, для которого прекращение использования ноу-хау означает зачастую значительные экономические потери. К таким приемам относятся следующие меры[57]:

§ лицензиат не принимает включения в договор пункта о превращении производства продукции по лицензии по истечении срока договора; лицензиар нередко соглашается с этим, но ставит вопрос о дополнительных платежах;

§ в лицензионном договоре предусматривается право сторон на его продление;

§ при определении срока договора лицензиат учитывает оставшийся период действия патентов, а также срок морального старения разработки;

§ как показывает опыт, значительная часть патентообладателей отказываются от поддержания своих патентов в силе спустя 3-4 года после их получения

§ и др.

На условия передачи ноу-хау, а также на размер выплачиваемого покупателем вознаграждения большое значение оказывает форма передачи данного ОИС. Так, ноу-хау может передаваться в виде:

Ø технической документации, включая чертежи, рабочие проекты, монтажные схемы, технико-экономические обоснования, технологические карты, методики, статистические расчеты, диаграммы и т.д.;

Ø устной информации, сопровождающейся демонстрацией, в процессе которой сообщаются технические сведения, и передается производственный опыт и мастерство, навыки и приемы работы;

Ø изготовленных образцов технических объектов, изделий в целом или их элементов, ознакомление с которыми раскрывает заложенные в них конструктивные или рецептурные решения.

Особого внимания в данных сделках заслуживает четкое описание содержания ноу-хау, поскольку в отсутствие четкого определения сути секрета в договоре фактически переданная, но документально не зафиксированная информация может быть использована вне рамок данного договора, без соблюдения ограничительных условий соглашения, то есть фактически утрачена для лицензиара.

Обязательным условием договора на передачу ноу-хау является также соблюдение режима конфиденциальности. И это понятно, поскольку главным условием поддержания монопольного положения в отношении ноу-хау является именно сохранение его в тайне. Как только происходит утечка данной информации, ноу-хау теряет в стоимости ровно настолько, насколько доступной третьим лицам стала эта информация, какой круг лиц оказался посвящен в секрет производства.

Отметив сущностные черты и лицензионного договора, и договора на передачу ноу-хау, и учитывая их общие начала, можно вернуться к их обобщенному понятию как единого лицензионного договора, поскольку это значительно упростит последующий анализ. С этой целью целесообразно классифицировать лицензионные договоры на патентные (в отношении охраняемых в режиме исключительного права ОИС) и беспатентный (на ноу-хау), а в случаях, когда различная экономическая природа данных договоров будет существенным образом влиять на ход исследования, делать специальные оговорки в отношении ноу-хау. В пользу такого подхода говорит и преобладание, как показано выше, в сфере научно-технического обмена смешанного типа договора, где существенным условием лицензионного договора на передачу права на использование ОПС является условие передачи ноу-хау. То есть, в таких случаях договор о передаче ноу-хау становится как бы частью, причем неотъемлемой и весьма существенной, лицензионного договора.

Операции по лицензированию принято также называть куплей-продажей лицензий. Конечно, на первый взгляд, такое вольное использование понятия «купли-продажи» не совсем корректно, поскольку необходимое условие продажи – полный переход права собственности - в данном случае не выполняется. Вместе с тем, как представляется, лицензирование при определенных допущениях может быть признано куплей-продажей лицензий. Во-первых, если допустить, что предметом сделок такого рода является лицензия-разрешение, то оно действительно переходит от одного субъекта другому, как, например, вещь при купле-продаже. Во-вторых, эти сделки имеют возмездный характер: товар-лицензия против оплаты - лицензионных вознаграждений.

Описанные выше формы коммерциализации дифференцированы в зависимости от экономико-правовой природы соглашений по передаче ОИС. Кроме того, существенным фактором коммерциализации интеллектуальной собственности являются условия совершения обменных сделок в отношении ОИС. В этом смысле одним из главных условий коммерциализации является добровольность участия сторон в сделке, в зависимости от чего можно выделить следующие формы коммерциализации:

¨ добровольная коммерциализация: купля-продажа ОИС на открытом рынке (купля-продажа патентов или лицензий);

¨ принудительная коммерциализация: осуществление эквивалентного обмена в отношении ОИС на основе судебного решения (принудительное лицензирование, в том числе восстановление нарушенного права интеллектуальной собственности, в том числе возмещение через суд ущерба от этого нарушения).

В первом случае речь идет о рыночных договорных отношениях, когда обе стороны действуют добровольно, обладая достаточным объемом необходимой информации, в полной мере реализуя свои экономические интересы, в целях наиболее эффективного использования имеющихся у них ресурсов.

Во втором случае реализация экономических интересов сторон осуществляется на основе не рыночного, а судебного механизма и, соответственно, обусловлена спецификой судебного делопроизводства. Но, принимая во внимание вышеописанную теорему (закономерность) Познера, так или иначе, даже при такой форме введения ОИС в экономический оборот, решение принимается на основе определения экономической эффективности от того или иного варианта распределения прав и, соответственно, выгод.

К особой форме коммерческой реализации зачастую относят передачу прав на ОИС при корпоративных трансакциях. В данном случае специфика заключается в том, что передача ОИС осуществляется в рамках более сложной сделки: формирование нового или реорганизация уже существующего бизнеса. При таких условиях, естественно, возникают своеобразные факторы ценообразования, которые соответствующим образом влияют на формирование цены ОИС.

Итак, подводя итог сказанному, можно заключить следующее. Редкость – необходимая характеристика экономического блага. Не обладающие редкостью, общедоступные, неограниченные блага не представляют экономического интереса, поскольку потребность в них по мере удовлетворения иссякает, принимая, в конечном счете, минимальное (нулевое) значение. Результаты интеллектуальной деятельности – потенциально неограниченные блага в силу их нематериальной природы и способности к неограниченному тиражированию (распространению). Только институт интеллектуальной собственности позволяет придать объектам интеллектуальной собственности качество редкости. Таким образом, существенным признаком товара ОИС должно являться наличие института (права) интеллектуальной собственности, определяющего редкость и, соответственно, экономическую ценность данного товара. Реализация интеллектуальной собственности представляет собой два взаимосвязанных процесса: 1) капитализация ОИС как форма извлечения полезных свойств из объекта в процессе его производственного потребления, реализуя тем самым функцию использования ОИС (этот процесс можно также назвать внедрением ОИС в производство); 2) коммерциализация ОИС – как передача объекта от одного экономического субъекта другому для его последующей капитализации, при этом реализуется функция распоряжения ОИС. Тем самым, определены границы исследуемого явления.

В свою очередь, детальный анализ коммерциализации интеллектуальной собственности позволил уточнить содержание данных отношений. Коммерциализация ОИС представляет собой общественные отношения по поводу вовлечения ОИС в хозяйственный оборот путем передачи полного либо частичного пучка функций (прав) в отношении ОИС от одного экономического субъекта другому. отношения по. Про редкость Данные отношения имеют экономическое содержание, заключающееся в осуществлении рыночной трансакции в виде передачи от субъекта к субъекту экономического блага: 1) в отношении ОИС, охраняемых в режиме коммерческой тайны, передаются как сами ОИС (в виде информации), так и возможность совершения в отношении него определенных действий; 2) в отношении ОИС – объектов исключительного права – передача только функций собственника, без передачи самого объекта. Экономическим благом в данном случае является не только объект, но и возможность совершать в отношении него определенные действия. Институциональная форма данных отношений заключается в передаче в первом случае права интеллектуальной собственности. Формы коммерциализации интеллектуальной собственности можно классифицировать по нескольким критериям, основными из которых являются: зависимость от экономико-правовой природы трансакции в отношении ОИС и зависимость от цели и условий осуществления данной трансакции. В первом случае формами коммерциализации ОИС являются передача (или полная переуступка) исключительного права на ОИС; лицензирование; передача ноу-хау. Во втором случае - купля-продажа ОИС (или лицензии на ОИС) на открытом рынке; корпоративные трансакции с участием ОИС; введение ОИС в экономический оборот в судебном порядке.

Поскольку неотъемлемым условием коммерциализации является установление согласованной цены ОИС - базы для соизмерения интересов обеих сторон: продавца и покупателя, то дифференциация форм коммерциализации и их особенности в первую очередь проявляются в процессе формирования цены на ОИС. В связи с этим в целях исследования отношений коммерциализации интеллектуальной собственности необходимо проанализировать особенности влияние различных форм коммерциализации на формирование цен на ОИС.