Особенности лицензионных договоров

Кодификация гражданского законодательства в сфере интеллектуальной собственности, выразившаяся в принятии главы IV ГК РФ, позволила определить общий правовой режим в отношении лицензионного договора, что решает проблему соотношения норм, задействованных в его регулировании, с общими положениями гражданского законодательства. Таким образом, в отношении лицензионного договора подлежат применению общие нормы гражданского законодательства о субъектах и объектах гражданских правоотношений, о сделках, об исковой давности, об ответственности сторон за нарушение условий договора, о свободе договора и иные общие нормы гражданского законодательства, регулирующие договорные отношения.

В абзаце 1 п. 1 ст.1235 ГК РФ в общем виде сформулировано понятие лицензионного договора как договора о предоставлении другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Аналогичные определения включены в Кодекс применительно к предоставлению права использования произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1286 ГК), объекта смежных прав (ст. 1308 ГК), изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК), селекционного достижения (ст. 1428 ГК), топологии интегральной микросхемы (ст. 1459 ГК), секрета производства (п. 1 ст. 1469 ГК), товарного знака (п. 1 ст. 1489 ГК). В отношении права использования коммерческого обозначения (п. 4 ст. 1539 ГК) Кодекс ограничивается констатацией допустимости перехода этого права по договору. В этом случае понятие лицензионного договора определяется непосредственно абз. 1 п. 1 ст.1235 ГК РФ.

Среди основных признаков лицензионного договора можно выделить следующие:

нематериальная природа объектов, в отношении которых осуществляется распоряжение исключительными правами, что отличает лицензионный договор от договоров, направленных на распоряжение материальными объектами, в частности от договора купли-продажи, аренды и т.п.;

временный (срочный) характер лицензионного договора, что позволяет отличить его от договора об отчуждении исключительного права, который предполагает бесповоротную смену правообладателя;

направленность действий сторон на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, составляющих предмет договора, вне зависимости от цели такого использования, что позволяет разграничить лицензионный договор и договор коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии, имеющий особый предмет и цель заключения, не может рассматриваться как разновидность лицензионного договора, но, в то же время, может быть отнесен вместе с лицензионным договором к одной группе договоров на предоставление использования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Лицензионный договор, представляющий собой самостоятельное договорное обязательство, в то же время, не может быть отнесен ни к одной из традиционно выделяемых в теории гражданского права группе договорных обязательств, в связи с чем обоснована необходимость выделения самостоятельной группы обязательств о распоряжении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и включения в эту группу лицензионных договоров.

В отличие от договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1234 ГК), заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к лицензиату (п. 1 ст. 1233 ГК).

К упоминаемым в абз. 1 п. 1 ст. 1235 пределам использования лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации относятся способы использования (абз. 2 п. 1, п. 6 ст.1235 ГК РФ), территория использования (п. 3 ст.1235 ГК РФ), срок использования (п. 4 ст.1235 ГК РФ).

Порядок заключения лицензионного договора в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК определяется в соответствии с гл. 28 ГК. Следовательно, к компетенции лицензиара относится решение вопроса о том, должен ли соответствующий договор заключаться путем проведения торгов либо путем направления оферты конкретному лицу или неопределенному кругу лиц. Однако Кодекс предусматривает особое регулирование для заключения договоров об открытой лицензии на основании публичной оферты в отношении предоставления права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1368 ГК) и селекционного достижения (ст. 1429 ГК).

Кроме того, для заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных Кодекс прямо допускает применение механизма договора присоединения (п. 3 ст. 1286 ГК).

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст.1235 ГК РФ лицензионный договор может строиться как по модели консенсуального договора (п. 1 ст. 433 ГК), который считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем его существенным условиям, так и по модели реального договора (п. 2 ст. 433 ГК), для заключения которого, кроме того, необходима передача соответствующего права использования.

Вопрос о выборе той или иной модели относится на усмотрение сторон, которые должны решать его в зависимости от того, в чем выражается интерес каждой из них в договоре и в чем состоит основная цель соответствующего договора. Очевидно, что реальная модель договора в наибольшей степени защищает интересы лицензиара, т.к. лицензиат лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. В то же время, имея в виду, что основной целью лицензионного договора является предоставление права использования соответствующего объекта и получение соответствующего вознаграждения, оптимальной моделью следует считать консенсуальный договор.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор, который не определяет какие правомочия использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации переходят от лицензиара к лицензиату, будет считаться незаключенным, поскольку не исполнено императивное требование закона об определении в договоре пределов использования предоставляемого исключительного права.

Существуют два основных вида лицензионных договоров:

предусматривающий предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

предусматривающий предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Поскольку единственным критерием разграничения видов лицензионных договоров является сохранение или несохранение за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам, а также поскольку заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату, закон, по общему правилу, не наделяет лицензиата-владельца исключительной лицензии монопольным правом использования исключительного права с возможностью запрещать использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другим лицам, в том числе и самому лицензиару.

В случае, если целью лицензионного договора является предоставление «монопольного» использования исключительного права лицензиатом на определенный срок, это должно быть прямо предусмотрено лицензионным договором. В этом случае лицензиат приобретет право на защиту принадлежащего ему права от любых третьих лиц, в том числе и от нарушений со стороны лицензиара, в отношении которого устанавливается запрет на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Ст. 1236 ГК РФ, определяющая два указанных вида лицензионных договоров, устанавливает их закрытый перечень, что формально исключает возможность существования каких-либо иных видов лицензионных договоров. При этом иные упоминаемые в Гражданском кодексе РФ разновидности лицензионных договоров относятся к одному из указанных выше двух видов лицензионных договоров, отличаясь при этом в зависимости от оснований заключения (например, принудительные лицензии) или особых условий, входящих в их содержание (например, издательский лицензионный договор).

Существуют также иные основания классификации лицензионных договоров: в зависимости от объекта лицензионного договора; в зависимости от субъектного состава; в зависимости от объема предоставленных правомочий (способов) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; в зависимости от предоставления встречного удовлетворения; в зависимости от степени свободы сторон в заключении договора; в зависимости от формы заключения лицензионного договора.

Содержание лицензионного договора

Содержание лицензионного договора представляет собой совокупность условий, характеризующих особенность данного договорного обязательства. существенными условиями лицензионного договора являются предмет договора и цена (определенное в договоре вознаграждение), отсутствие которых влечет признание договора незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются, поскольку определить рыночную стоимость результата интеллектуальной деятельности невозможно, в связи с тем, что интеллектуальный продукт не имеет аналогов для сравнения. В свою очередь, лицензионный договор может приобрести безвозмездный характер только в случае, если это прямо предусмотрено договором.

Также существует возможность включения в лицензионный договор обязанности лицензиата по составлению отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в случае, если вознаграждение в договоре определяется путем отчисления процентов от дохода от такого использования.

Лицензионный договор должен прямо предусматривать возможность заключения лицензиатом в отношении результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сублицензионного соглашения. Отсутствие такого указания в договоре ограничивает права лицензиата на распоряжение предоставленными ему правомочиями.

В первую очередь, к числу существенных условий лицензионного договора в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК и п. 6 ст.1235 ГК РФ относятся условие о предмете договора и о способах использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При отсутствии в лицензионном договоре соглашения сторон об этих условиях соответствующий договор считается незаключенным.

Условие о предмете договора предполагает указание на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору. Выдача охранных документов, удостоверяющих соответствующее исключительное право, предусмотрена Кодексом для изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1353 ГК), селекционного достижения (ст. 1414 ГК) и товарного знака (ст. 1481 ГК). Отсутствие в лицензионном договоре соответствующих сведений в отношении других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не может рассматриваться как признак отсутствия согласования сторонами одного из существенных условий лицензионного договора и соответственно не является основанием для признания такого договора незаключенным. Требование подп. 1 п. 6 ст.1235 ГК РФ не распространяется на свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (ст. 1530), т.к. Кодекс не допускает распоряжение исключительным правом на это средство индивидуализации. Не распространяются эти требования и на свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и базы данных (п. 3 ст. 1262 ГК) и свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы (п. 5 ст. 1452 ГК), т.к. эти свидетельства не могут рассматриваться в качестве правоустанавливающих документов ввиду факультативного характера регистрации указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исчерпывающим образом предопределяют перечень действий, которые лицензиат вправе совершать в отношении соответствующего результата или средства, и соответственно перечень прав лицензиата. При этом в соответствии с абз. 2 п. 1 ст.1235 ГК РФ право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Этому правилу корреспондирует указание п. 3 ст. 1237 ГК, в соответствии с которым использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации за пределами прав, предоставленных лицензиату по лицензионному договору, влечет его ответственность за нарушение исключительного права, установленную Кодексом, другими законами или договором.

К числу обычных условий лицензионного договора, не требующих, в отличие от существенных условий, непременного согласования сторонами, относятся условия о территории использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 3 ст. 1235), о сроке действия лицензионного договора (п. 4 ст. 1235), а также о сроке и порядке представления лицензиатом отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 1 ст. 1237 ГК).

Необходимость включения в лицензионный договор условия о территории допустимого использования предопределяется территориальным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные условия действия на территории Российской Федерации исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1256), на объекты смежных прав (п. 3 ст. 1304, ст. ст. 1321, 1328, 1332, 1336, 1341), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1346), на селекционные достижения (ст. 1409), на товарный знак (ст. 1479), на коммерческое обозначение (п. 1 ст. 1540).

В соответствии с п. 3 ст.1235 ГК РФ, в основу которого положены нормы Закона об авторском праве (п. 1 ст. 31), отсутствие в лицензионном договоре указания на территорию, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не влечет признание договора незаключенным. В этом случае лицензиат вправе осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации. Для предоставления лицензиату права использования такого результата или средства только на части территории Российской Федерации, а также за ее пределами в договоре должно содержаться прямое указание на соответствующую территорию.

Необходимость включения в лицензионный договор условия о сроке его действия предопределяется срочным характером исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Кодекс предусматривает различные сроки действия исключительных прав на произведения литературы, науки и искусства (ст. 1281), на объекты смежных прав (ст. ст. 1318, 1327, 1331, 1335, 1340), на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1363), на селекционные достижения (ст. 1424), на топологию интегральной микросхемы (ст. 1457) и на товарный знак (ст. 1491).

Сроком действия исключительного права в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1235 ограничивается максимальная продолжительность срока действия лицензионного договора. В свою очередь, срок действия лицензионного договора предопределяет продолжительность действия сублицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК). В соответствии со ст. 190 ГК срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В случае, когда срок действия лицензионного договора установлен с нарушением правила абз. 1 п. 4 ст.1235 ГК РФ и превышает срок действия исключительного права, такой договор должен считаться заключенным на срок действия исключительного права. В этом случае по аналогии подлежит применению правило п. 3 ст. 1238 ГК.

В абзаце 2 п. 4 ст. 1235 определена максимальная продолжительность действия лицензионного договора в случае, когда в самом договоре срок его действия не определен. Исключение из этого правила, которое имеется в виду в комментируемой норме, установлено в п. 2 ст. 1469 ГК, в соответствии с которым лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства может быть заключен без указания срока его действия, т.е. на неопределенный срок. Другим исключением, которое охватывается оговоркой абз. 2 п. 4 ст.1235 ГК РФ, будет заключение лицензионного договора менее чем за пять лет до истечения срока действия исключительного права. В этом случае в соответствии с абз. 1 п. 4 срок действия лицензионного договора будет составлять менее пяти лет.

В абзаце 3 п. 4 ст.1235 ГК РФ имеется в виду досрочное прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, использование которого является предметом лицензионного договора. Из этой нормы следует, что лицензионный договор прекращается во всех случаях, независимо от оснований, по которым было принято решение о досрочном прекращении исключительного права.

В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации Кодекс предусматривает сохранение действия лицензионных договоров о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (п. 4 ст. 1398 ГК), о предоставлении права использования селекционного достижения (п. 3 ст. 1441 ГК), а также о предоставлении права использования товарного знака (п. 6 ст. 1513 ГК), заключенных до признания недействительным предоставления соответствующего исключительного права, в той мере, в какой они были исполнены к этому моменту. Иначе говоря, в указанных случаях лицензионные договоры прекращают свое действие только на будущее время.

Использование лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращения действия лицензионного договора влечет в соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права.

Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права к лицензиату, необходимо урегулировать последствия перехода этого права от лицензиара к другим лицам в период действия лицензионного договора. В пункте 7 ст.1235 ГК РФ эти последствия сформулированы по модели арендных отношений (п. 1 ст. 617 ГК), предопределяющей сохранение прав арендатора, обременяющего право собственности, в случае перехода права собственности к другим лицам. Указанный подход было необходимо прямо сформулировать в п. 7 ст.1235 ГК РФ ввиду невозможности в силу нематериального характера объектов исключительного права применения к ним указанного режима арендных отношений только по аналогии закона.

Переход исключительного права в период действия лицензионного договора может произойти как по воле лицензиара - в результате отчуждения последним исключительного права либо перехода исключительного права к его наследникам в порядке универсального правопреемства, так и помимо воли лицензиара - при обращении взыскания на имущество лицензиара. При этом в силу п. 7 ст.1235 ГК РФ лицензионные договоры сохраняют силу независимо от оснований перехода прав лицензиара к другим лицам.

В отличие от сделок, которые оформляют переход вещных прав (например, договор купли-продажи) или отдельных правомочий (договор аренды), которые определяются путем указания на передачу или предоставление в собственность конкретного имущественного объекта, лицензионный договор определяется как предоставление права на использование результата.

В то же время нематериальная природа результата интеллектуальной деятельности не изменяет природу отношений, которые складываются между сторонами. Как и при передаче имущественных объектов, которая сопровождается передачей прав, передача результатов интеллектуальной деятельности или предоставление их для временного использования, невозможная в физическом смысле, может быть осуществлена путем передачи исключительного права или предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Помимо этого законодательство имеет дело не непосредственно с объектом, а с правом в отношении этого объекта, в том числе, с представлением или переходом прав на эти объекты. Таким образом, конкретный имущественный объект, выступает объектом экономических отношений собственности и объектом правоотношения. В случае отчуждения имущественного объекта от одного лица к другому, происходит переход права собственности от одного лица к другому. Аналогичным образом, результаты интеллектуальной деятельности, имеющие форму товара и являющиеся в связи с этим объектами экономических отношений, получая правовое оформление, приобретают форму права на результат интеллектуальной деятельности, а в случае отчуждения или передачи во временное использование речь идет о передаче или предоставлении права на результат интеллектуальной деятельности или приравненного к нему средства индивидуализации.

Итак, несмотря на то, что объектом гражданских правоотношений выступает именно результат интеллектуальной деятельности и приравненные к нему средства индивидуализации, при совершении гражданско-правовых сделок в отношении этих объектов, передаются или предоставляются для использования права на эти объекты, которые по природе своей могут быть отчуждены или предоставлены другому лицу. Речь в данном случае идет об имущественных (исключительных) правах, поскольку личные неимущественные права (в том числе права авторства, право на имя и т.п.), в соответствии с п. 2 ст. 1228 ГК РФ, не могут быть переданы другому лицу.

Таким образом, объектом лицензионного договора выступает непосредственно результат интеллектуальной деятельности или приравненное к нему средство индивидуализации, а не право использования такого результата или средства.

В свою очередь, предметом лицензионного договора, индивидуализирующего его как самостоятельное гражданско-правовое обязательство, выступают действия сторон, направленные на предоставление права использования объекта лицензионного договора.