Может ли снижение различительной способности отдельных элементов товарного знака являться существенным для дела обстоятельством и служить в качестве вновь открывшегося?

Ответ.

Не может, что следует из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2017 г. N С01-650/2017 по делу N А76-28170/2014, в котором отмечено, что снижение различительной способности отдельных элементов спорного товарного знака не является существенным для дела обстоятельством и не может быть принято судом в качестве вновь открывшегося.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Реал-Фрост" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству РФ N 451013 с датой приоритета от 31.01.2011, зарегистрированного в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в том числе и для товара "мороженое".

Истец, полагая, что ответчики нарушают его исключительные права на указанный товарный знак путем реализации, рекламирования и предложения к продаже мороженого, упаковка которого представляет собой обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением об обязании прекратить использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 по делу N А76-2339/2014, оставленным без изменения Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2014 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Впоследствии общество "Реал-Фрост" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к предпринимателю, обществу "Полярис-Экспорт" и обществу "Новосибирский хладокомбинат" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на названный товарный знак, по которому было возбуждено данное дело.

Общество "Новосибирский хладокомбинат" 22.01.2016 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре решения Арбитражного суда Челябинской области от 02.02.2015 по вновь открывшимся обстоятельствам, в качестве которых указало потерю "изобразительным элементом (геометрические фигуры - шестиугольники и треугольники красного и синего цветов на белом фоне)" различительной способности в силу общеупотребимости данного обозначения применительно к молоку и молочной продукции (включая мороженое) еще со времен СССР, что было установлено заключением Палаты по патентным спорам ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности".

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявления общества "Новосибирский хладокомбинат" о пересмотре решения суда первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам, исходили из того, что в споре о защите исключительного права на товарный знак снижение различительной способности определенных элементов этого товарного знака не является существенным для дела обстоятельством, которое в случае, если бы оно было известно заявителю, привело бы к принятию другого решения, поскольку исключительное право на товарный знак подлежит защите до тех пор, пока предоставление правовой охраны этому товарному знаку не будет признано недействительным в установленном порядке.

При этом суды отметили, что факт снижения изобразительным элементом (фоновым рисунком в составе комбинированных обозначений) различительной способности в силу общеупотребимости данного обозначения применительно к молоку и молочной продукции на момент рассмотрения дела был общеизвестным и мог быть установлен до вынесения решения по делу. Данное обстоятельство могло быть известно обществу "Новосибирский хладокомбинат" в период рассмотрения дела, так как оно было установлено Палатой по патентным спорам на основе открытых общедоступных источников информации, которыми могло пользоваться и общество "Новосибирский хладокомбинат". Само по себе заключение Палаты по патентным спорам Роспатента, в котором содержится вывод о снижении различительной способности обозначения, является лишь новым доказательством.

Кроме того, суды указали, что факт последующей регистрации на имя общества "Новосибирский хладокомбинат" товарного знака по свидетельству РФ N 560403 не может быть отнесен к вновь открывшимся обстоятельствам, так как он не существовал на момент принятия решения, о пересмотре которого просит общество "Новосибирский хладокомбинат".

Суд кассационной инстанции соглашается с изложенными выводами судов первой и апелляционной инстанций и не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Суды пришли к правильному выводу о том, что снижение различительной способности определенных элементов спорного товарного знака не является существенным для дела обстоятельством, которое в случае, если бы оно было известно заявителю, привело бы к принятию другого решения, поскольку исключительное право на товарный знак подлежит защите до тех пор, пока предоставление правовой охраны этому товарному знаку не будет признано недействительным в установленном порядке.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что регистрация в последующем на имя общества "Новосибирский хладокомбинат" товарного знака по свидетельству РФ N 560403 имеет существенное значение для дела и является основанием к его пересмотру в части определения размера компенсации, подлежит отклонению, поскольку это обстоятельство также не может быть отнесено к вновь открывшимся, так как оно не существовало на момент принятия судебных актов, о пересмотре которых просит общество "Новосибирский хладокомбинат". Кроме того, на это обстоятельство общество "Новосибирский хладокомбинат" не ссылалось в заявлении о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Вопрос 727.

Насколько высока по размеру может быть компенсация, установленная судом при ее исчислении в размере двукратной стоимости произведенного и реализованного товара, на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком?

Ответ.

Компенсация может быть достаточно высокой. Например, такой является компенсация, установленная судом после длительных <1> судебных рассмотрений по иску в отношении товарного знака N 421859, в размере 67 752 570,12 руб. - Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по проверке законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу, от 19 сентября 2017 г. N 15АП-5109/2017 по делу N А32-14749/2013.

--------------------------------

<1> История дела весьма интересна - прим. автора.

ЗАО "Ренна-Холдинг" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ответчику, ООО "СЭД", о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости реализованного товара, на котором размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 421859, в размере 67 752 570 рублей (с учетом уточнения первоначальных требований в порядке статьи 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14.02.2017 с ООО "СЭД" в пользу ЗАО "Ренна-Холдинг" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 67 752 570 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 136 000 рублей. С ООО "СЭД" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 64 000 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "СЭД" обжаловало его в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, просило решение суда первой инстанции отменить и прекратить производство по делу.

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве на нее, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Судом установлен факт нарушения ООО "СЭД" прав истца на принадлежащий ему товарный знак, поскольку представленными в материалы дела доказательствами подтверждено введение в гражданский оборот этим обществом продукции, произведенной обществом "Кубанская коровка", маркированной спорным обозначением.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Истцом при обращении с иском избран вид компенсации в виде двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Заявляя требование (как на основании подпункта первого, так и на основании подпункта второго пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, истец вправе представить суду документы, экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на общий предполагаемый количественный объем выпуска контрафактного товара за определенный промежуток времени (например, партия товарной продукции, тираж периодического издания и т.п.).

Если ответчик - производитель или распространитель контрафактного товара, возражая истцу, не представит суду опровергающих расчеты истца доказательств, в частности подтверждающих иное количество произведенного или предлагаемого им к продаже товара, суд выносит решение на основании представленных истцом документов (пункт 3.1 статьи 70, пункт 2 части 4 статьи 170 АПК РФ). Компенсация в этом случае подлежит взысканию в заявленном истцом размере. Аналогичный подход предлагается применять и в случаях, когда ответчик уклонится от представления истребованных на основании части 4 статьи 66 АПК РФ судом по ходатайству истца данных об объеме контрафактного товара.

С учетом изложенного суд первой инстанции при определении стоимости реализованной ответчиком контрафактной продукции правомерно исходил из расчета, произведенного истцом на основании данных бухгалтерской отчетности ООО "СЭД", справочной информации, предоставленной ООО "Кубанская коровка" и ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат".

Суд первой инстанции, отклоняя доводы ответчика о чрезмерном размере компенсации, указал, что статья 1515 ГК РФ не устанавливает усмотрения суда на снижение размера компенсации, рассчитанной истцом исходя из двойной стоимости контрафактного товара. Статья 1252 ГК РФ в редакции, действовавшей в период правонарушения, также не содержала положений о возможности снижения размера компенсации, рассчитанной названным способом.

Право суда снижать размер компенсации по сравнению с заявленной суммой установлено только для компенсации, рассчитанной на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Указанная правовая позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2015 N С01-372/2014 по делу N А32-27799/2011.

Поскольку расчет истца основан на нормах материального права, исковые требования о взыскании с ответчика компенсации за нарушение права на товарный знак в размере 67 752 570,12 рубля правомерно удовлетворены судом первой инстанции в полном объеме.

Ранее по другому делу, но в отношении этого же товарного знака была установлена компенсация в еще большем размере - в размере 114 038 484,56 рубля (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 августа 2015 г. по делу N А32-27799/2011). Верховный Суд РФ Определением от 2 ноября 2015 г. N 308-ЭС14-1921 отказал ООО "Кубанская коровка" и ООО "СЭД" в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Вопрос 728.