Каким образом слабые с точки зрения различительной способности элементы могут формировать различное звучание сравниваемых обозначений в целом?

Ответ.

Экспертиза отказала компании АМБЕВ С.А., Бразилия, в регистрации товарного знака по заявке N 2016706914 приоритетом от 09.03.2016 в отношении товаров и услуг 32-го класса МКТУ, однако Палата по патентным спорам Роспатента с учетом уточнений заявителя посчитала возможным зарегистрировать товарный знак.

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком N 600926 с более ранним приоритетом от 29.01.2016 и зарегистрированным на имя иного лица.

При этом экспертиза отметила, что элемент  (тонизирующий напиток с добавлением семян гуараны), включенный в состав заявленного обозначения, характеризует товары, в том числе указывая на вид и/или свойства, состав, поэтому в отношении части товаров, обладающих такими характеристиками, является неохраняемым.

Заявитель в своем возражении просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 32-го класса МКТУ: "воды газированные; составы для изготовления напитков, напитки безалкогольные; напитки на основе фруктов безалкогольные; соки фруктовые; напитки безалкогольные прохладительные, сиропы для приготовления безалкогольных напитков, прохладительных напитков" с дискламацией словесного элемента .

Коллегия Палаты по патентным порам отметила, в частности, следующее.

Элемент  представляет собой название растения, плоды которого используются, в частности, для производства энергетических напитков, т.е. указывает на определенный состав товара 32-го класса МКТУ, следовательно, является неохраняемым на основании пункта, что заявителем не оспаривается.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав один и тот же индивидуализирующий словесный элемент "ANTARCTICA", однако указанное обстоятельство еще не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что хоть заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству содержат в своем составе и слабые с точки зрения различительной способности элементы  и "AQUA", но которые тем не менее формируют различное звучание сравниваемых обозначений в целом. Несовпадение заявленного обозначения с противопоставленным знаком по большинству признаков фонетического сходства - количеству слогов, слов, составу гласных и согласных - обусловливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Также заявленное комбинированное обозначение в силу наличия в его составе изобразительного элемента и оригинального шрифтового исполнения словесных элементов, образующих композицию, производит иное зрительное впечатление, чем противопоставленный словесный товарный знак "AQUAANTARCTICA", выполненный стандартным шрифтом. Имеющиеся визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловливают их различное восприятие потребителем, а следовательно, исключают вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

Что касается семантического критерия сходства, то следует отметить, что слова  и "AQUA" в совокупности со словесным элементом "ANTARCTICA" вызывают различные смысловые ассоциации: "антарктическая гуарана" и "антарктическая вода".

Вопрос 767.

Может ли восприятие словесного элемента в составе рассматриваемого знака, указывающего на вид товара, носить вероятностный характер, не препятствующий регистрации обозначения в целом?

Ответ.

Может, и такой случай показан Палатой по патентным спорам, не согласившейся с решением экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации N 1281343 в отношении товаров 30-го класса МКТУ (в перечне перечислены разные чаи).

Экспертиза посчитала, что слово "Tips" является термином в чаеводстве (tips - листовые почки чайного куста, которые еще не раскрылись или начали раскрываться), и обозначение "Royal Tips" было исключено из правовой охраны, поскольку оно, по мнению экспертизы, указывает на вид и свойства заявленных товаров, а также носит хвалебный характер.

Коллегия Палаты по патентным спорам не поддержала мнение экспертизы и, вынося решение о регистрации товарного знака, отметила, в частности, следующее.

Слово "Royal" является лексической единицей английского языка, означает "царский, королевский; монарший; королевской крови; принадлежащий королю, королеве или королевской семье".

Словесный элемент "Tips" означает "чаевые в сфере обслуживания", либо множественное число от существительного "tip", означающего "тонкий конец; кончик (пальца, ножа, языка); верх, верхушка, верхний конец чего-либо, мундштуки".

Совокупность словарных значений словесных элементов рассматриваемого знака позволяет воспринимать их в качестве словосочетания, смысловое восприятие которого определяется совокупностью значений входящих в него слов.

Так словосочетание "Royal Tips" способно порождать разнообразные ассоциации, например: "королевские чаевые", "царские наконечники", "принадлежащие королевской семье мундштуки" и т.д.

Изобразительный элемент в виде ломаной линии напоминает по форме силуэт короны, что поддерживает соответствующее смысловое восприятие слова "Royal". При этом коллегия отмечает, что все части рассматриваемого обозначения взаимосвязаны, и нельзя сказать, что характер обозначения определяет какая-либо одна из рассматриваемых частей, в данном случае важным является их сочетание.

Изложенное никоим образом не позволяет установить, какие именно характеристики товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака, описывает словосочетание "Royal Tips".

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе/лице, оказывающем услуги, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Доводы экспертизы о том, что слово "tips" является термином в чаеводстве, основаны на статьях в сети Интернет, из которых следует, в частности, следующее.

Tips - (кончики) - листовые почки чайного куста, которые еще не раскрылись или только начали раскрываться. Общепринятая маркировка типсовых чаев: литера T (Tippy) или Silver Tips - для белых чаев; Golden Tips - для черных чаев.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В данном случае оснований для вывода о терминологическом характере словесного элемента "tips" рассматриваемого знака у коллегии нет. При этом источников, свидетельствующих о применении словосочетания "Royal Tips" в качестве описательной характеристики товаров, в частности чая, в заключении экспертизы не приводится. Отсутствуют также сведения, поясняющие, на какие именно характеристики товаров указывает данный словесный элемент.

Восприятие слова "tips" в составе рассматриваемого знака в качестве указания на вид листочков чая носит вероятностный характер. Словесный элемент "Royal" является фантазийным по отношению к заявленным товарам, не может быть признан хвалебной характеристикой рассматриваемых товаров.

Ассоциативное восприятие слова "tips" как имеющего отношение к чайной индустрии не имеет противоречий с перечнем товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации N 1281343.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для признания словесных элементов знака по международной регистрации N 1281343 описательными по отношению к заявленным товарам.

Вопрос 768.

Известны ли случаи возврата товаров в связи с претензиями правообладателей об отсутствии у продавцов-дистрибьюторов прав на использование и продажу приобретенных ими товаров с использованием товарных знаков?

Ответ.

Такой случай был рассмотрен Арбитражным судом Московского Округа (постановление от 11 апреля 2018 г. по делу N А40-83049/2017).

ООО "Солод" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "МДС Проект" о взыскании убытков в размере 983 413 руб.

Решением от 03.08.2017 Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования в полном объеме. Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 06.02.2018 оставил решение без изменения.

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Судами установлено, что правоотношения сторон урегулированы договором поставки от 03.12.2015 N ПМ-011 (договор), в рамках которого ответчик поставлял истцу продукцию под товарным знаком "Страна Лимония". ООО "МДС-Проект" выдало ООО "Солод" сертификат Генерального дистрибьютора. Из указанного сертификата следует, что ООО "Солод" имеет право распространять (продавать) продукцию с использованием товарных знаков "Страна Лимония", принадлежащих ООО "МДС-Проект".

ООО "Солод" реализовало приобретенный у ООО "МДС Проект" товар третьим лицам - ООО "Акватэрра", ООО "Интер-Трейд", АО "Грин-ти".

В связи с претензиями правообладателей товарного знака "Страна Лимония" об отсутствии у ООО "МДС Проект" прав на использование и продажу товаров с использованием товарных знаков "Страна Лимония", ООО "Акватэрра", ООО "Интер-Трейд", АО "Грин-ти" произвели возврат ООО "Солод" безалкогольного газированного напитка с использованием товарного знака "Страна Лимония" на общую сумму 930 313 руб., что подтверждается письмами ООО "Акватэрра" от 09.12.2016, АО "Грин-Ти" от 13.01.2017, ООО "Интер Трейд" от 06.03.2017, товарными накладными о возврате товара, нотариальным удостоверением электронной переписки.

Договором предусмотрено право сторон расторгнуть договор в одностороннем порядке, чем воспользовался истец, направив ООО "МДС Проект" уведомление о расторжении Договора. При этом было указано, что ответчик может забрать поставленный товар на общую сумму 930 313 руб. по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Хотовская, д. 47; товар передан ООО "Солод" на ответственное хранение ООО "Делюкс". ООО "Солод" требовало погасить образовавшиеся у него убытки в размере 930 313 руб., а также расходы на хранение товаров.

Исходя из этих фактических обстоятельств, применив положения ст. 450.1 ГК РФ, суды обоснованно признали договор расторгнутым.

Требование о взыскании убытков было основано на положениях ст. 431.2 ГК РФ. Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку. В соответствии с п. 4 ст. 431.2 ГК РФ последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 этой статьи, применяются к стороне, давшей недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности, а равно и в связи с корпоративным договором либо договором об отчуждении акций или долей в уставном капитале хозяйственного общества независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Удовлетворяя заявленные требования, суды обоснованно исходили из того, что применительно к ст. ст. 15, 393, 431.2 ГК РФ истцу были причинены убытки вследствие возврата продукции, в отношении которой отсутствовали документы, подтверждающие законность производства и реализации. Приобретение истцом и дальнейшая реализация им такой продукции являлись следствием введения его в заблуждение ответчиком относительно наличия прав на использование товарного знака "Страна Лимония".

Суды правильно приняли во внимание, что истец добросовестно полагался на заверение относительно наличия прав на использование товарного знака и заведомую известность для ответчика условий для использования товарного знака только правообладателем либо лицом, которому права переданы по лицензионному договору.

Наличия у ответчика статуса правообладателя либо лицензиата суды не установили. Документов, подтверждающих законность производства и реализации продукции с товарным знаком "Страна Лимония", не было представлено.

Суды оценили представленные в качестве доказательств предоставления правообладателем ООО "Брэнд" ответчику права использования товарных знаков (договор N 10/15 от 22.07.2015 и договор N 04/16 от 08.04.2016). Договоры признаны не подтверждающими использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ и не отвечающими принципу относимости, предусмотренному в ст. 68 АПК РФ. Указанные документы не подтверждают использование спорного товарного знака как использование товарных знаков под контролем правообладателя, т.к. ни договор N 10/15 от 22.07.2015, ни договор N 04/16 от 08.04.2016 не содержат условий о какой-либо форме контроля за использованием товарного знака со стороны правообладателя. В соответствии с пп. 1.1 договоров ООО "Брэнд" предоставляет права использования товарных знаков не ответчику, а ОАО "Останкинский завод напитков", тогда как сертификат генерального дистрибьютора, содержащий заверения о принадлежности товарных знаков ООО "МДС Проект", выдало истцу именно ООО "МДС Проект". В соответствии с договором N 10/15 от 22.07.2015 и договором N 04/16 от 08.04.2016 контроль за деятельностью ОАО "Останкинский завод напитков" осуществляет не правообладатель, а ООО "МДС Проект" (п. 2.1 договоров). Указанные договоры предусматривали использование ОАО "Останкинский Завод напитков" товарных знаков безвозмездно, что противоречит требованием ст. ст. 575, 1237 ГК РФ.

Вопрос 769.