Может ли предшествовавшее использование спорного обозначения служить обоснованием признания злоупотребления правом со стороны правообладателя?

Ответ.

Может, что отражено в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 3 мая 2018 г. по делу N А56-74105/2016.

ООО "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о признании действий ООО "ЭКСПЕРТ ТАУН" по использованию обозначения "REAL BLACK FRIDAY" при оказании услуг на веб-сайте www.realblackfriday.ru и в наименовании доменного имени www.realblackfriday.ru нарушением исключительного права истца на товарный знак "BLACK FRIDAY" по свидетельству РФ N 563277 и запрете ответчику использовать вышеуказанное обозначение при оказании услуг; на деловой документации; в предложениях об оказании услуг; в объявлениях и рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации, а также о взыскании с ответчика 1 500 000 рублей компенсации.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, установив, что виды услуг, оказываемые обществом "БЛЭК ФРАЙДЭЙ" и обществом "ЭКСПЕРТ ТАУН", не являются однородными и вероятность их смешения на российском рынке отсутствует, отказал в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, сделал вывод о наличии в действиях истца по обращению с иском злоупотребления правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы кассационной жалобы, не нашла оснований для ее удовлетворения.

По результатам судебной экспертизы следует, что услуги, оказываемые на веб-сайте www.realblackfriday.ru, зафиксированные в нотариальном протоколе осмотра и исследования письменных доказательств, не относятся к услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

При проведении акции RealBlackFriday на сайте www.realblackfriday.ru администрацией сайта пользователям не предоставлялись следующие услуги: оказание услуг в качестве агентства по коммерческой информации; оказание услуг по ведению автоматизированных баз данных; услуги агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям (информация потребительская товарная); исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции пришла к выводу о том, что суд апелляционной инстанции обоснованно согласился с выводом суда первой инстанции о злоупотреблении правом со стороны истца.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, в частности, может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, проведение аналогичных акций "BLACK FRIDAY" в интернет-магазинах осуществлялось на территории РФ еще до начала осуществления истцом своей деятельности в 2013 г.

Данное обстоятельство в совокупности с действиями истца по регистрации на его имя словосочетания, являвшегося на дату приоритета и являющегося сегодня общеупотребимым для обозначения услуг по организации ноябрьских распродаж в сети Интернет и в традиционной торговле, как в России, так и по всему миру, правомерно расценено судами первой и апелляционной инстанций в качестве наличия в действиях истца по обращению с иском злоупотребления правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ.

Вопрос 772.

Разрешается ли предложение к продаже копий товаров, даже когда потребитель осведомлен о различиях в качестве оригинальных товаров и их копий?

Ответ.

Не разрешается, и такая ситуация рассмотрена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10 мая 2018 г. по делу N А40-90739/2017.

Компания Manufacture et fabrique de montres et  Ulysse Nardin Le Locle S.A. является владельцем товарного знака по международной регистрации N 197476 и обратилась в суд с иском о защите интеллектуальных прав к двум ответчикам.

Суд первой инстанции принял во внимание, что на интернет-сайте "KOPII.RU" ООО "ПЦ Евразия XXI" совместно с предпринимателем предлагалась к продаже неоригинальная часовая продукция, обладающая признаками контрафактности, и запретил ответчикам использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 197475, в сети Интернет, в том числе в доменных именах ulysse-nardin.kopii.ru и ulysse-nardin.swisstimeclub.ru, на страницах интернет-сайтов kopii.ru и swisstimeclub.ru, а также интернет-сайтах, располагающихся на доменах третьего уровня в доменных зонах kopii.ru и swisstimeclub.ru, и при предложении к продаже товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак компании, а также взыскал с нарушителя компенсацию за допущенное нарушение исключительного права на спорный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении.

Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам согласилась с выводами, изложенными в обжалуемых судебных актах, и также отметила следующее.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

С исключительным правом на использование товарного знака корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Суды первой и апелляционной инстанций, сравнив доменные имена ulysse-nardin.kopii.ru и ulysse-nardin.swisstimeclub.ru с товарным знаком по международной регистрации N 197476, пришли к обоснованному выводу о том, что они сходны до степени смешения, а кроме того, установили, что посредством интернет-сайтов, деятельность которых осуществляется под доменными именами, администрируемыми предпринимателем, осуществлялись предложение к продаже и реализация товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован упомянутый товарный знак, и являющихся контрафактными.

При этом Суд по интеллектуальным правам принял во внимание то обстоятельство, что ни предпринимателем, ни обществом "ПЦ Евразия XXI" не оспорен факт предложения к продаже и реализации посредством спорных доменных имен копий часов, производимых компанией, иными словами, товара, отличного от оригинального.

Данное обстоятельство свидетельствует о недобросовестном поведении ответчиков и опровергает утверждение предпринимателя об отсутствии умысла при регистрации спорных доменных имен, что верно было установлено судами первой и апелляционной инстанций.

Следовательно, суды верно установили факт незаконного использования ответчиками товарного знака истца, в связи с чем правомерно признали их лицами, нарушившими исключительное право истца на этот товарный знак.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что общество "ПЦ Евразия XXI" является перепродавцом товаров, реализуемых посредством спорных доменных имен, и не является их изготовителем, не исключает возможность привлечения ответчиков к ответственности в виде взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Вопрос 773.