Как суд, в отличие от Роспатента, оценивает формирование общего зрительного впечатления при сравнении товарных знаков?

Ответ.

Пример того, по каким причинам суд не согласился с мнением Роспатента по данному вопросу, показан в решении Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2018 г. по делу N СИП-657/2017.

ООО "Стар Медиа Дистрибьюшн" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента о признании предоставления правовой охраны товарному знаку N 449743 недействительным в отношении всех услуг 41-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, посчитавшего его сходным до степени смешения с товарным знаком N 146967.

По результатам сравнительного анализа по графическому, фонетическому и семантическому сходству Роспатент пришел к выводу о том, что спорный и противопоставленный знаки являются сходными до степени смешения.

Тем не менее суд не согласился с указанным выводом Роспатента, исходя из следующего.

Так, оценивая сходство сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку, Роспатент исходил из того, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки состоят из следующих словесных элементов: "СТАР МЕДИА" и "Media Star" соответственно.

Роспатент указал, что в сравниваемых товарных знаках словесные элементы "СТАР"/"Star" являются сильными, в отличие от "МЕДИА"/"Media", которые в данном случае являются слабым. При таких обстоятельствах, установив сходство сильных элементов, Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, при этом перестановка слов, входящих в словосочетание, не оказывает влияние на вывод о сходстве.

Между тем судебная коллегия отметила, что словесные элементы спорного обозначения произносятся как "Стар-Медиа", в свою очередь, противопоставленное обозначение произносится как "Media-Star", в связи с чем словесные элементы, состоящие из двух слов, подлежат фонетической оценке в целом. Таким образом, усматривается, что, несмотря на наличие сходных или совпадающих звуков, данные обозначения являются разными ввиду отличного расположения звуков и букв по отношению друг к другу.

Кроме того, Судебная коллегия приняла во внимание, что сравниваемые словесные обозначения написаны буквами разных алфавитов, в связи с чем и произносятся по-разному, что не позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Относительно графического сходства суд пришел к следующему выводу.

Товарный знак "СТАР МЕДИА" по свидетельству РФ N 449743 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в черно-белом цвете с использованием мелкоточечного растра. Комбинация состоит из прямоугольника, внутри которого расположены, одно под другим, словесные обозначения "СТАР" (в черном цвете) и "МЕДИА" (в белом цвете). Обозначения выполнены крупным стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Сверху и снизу подчеркнуты тонкими прямыми линиями - двумя черными и одной белой, к которым, в свою очередь, вверху и внизу примыкают широкие более короткие белые линии.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству РФ N 146967 также является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованных букв "M" и "S", выполненных черным цветом, под которым расположены словесные элементы "Media" и "Star", выполненные в одно слово.

Таким образом, исходя из анализа противопоставленных товарных знаков по графическому признаку, суд пришел к выводу о наличии визуальных различий сравниваемых обозначений, обусловленных наличием изобразительных элементов, а также различного написания и стилистики словесных элементов товарных знаков.

В отношении семантического сходства обозначений судебная коллегия указала следующее.

В отношении смыслового значения оспариваемого обозначения "СТАР МЕДИА", выполненного в кириллице, можно предположить, что это русская транслитерация английского словосочетания "Star Media".

Между тем словосочетание "СТАР МЕДИА" (star media) имеет значение "звездные медиа/средства массовой информации" и может иметь значение "лучший среди равных в сфере".

В свою очередь, словосочетание "Media Star", по мнению суда, может означать "освещение звездных особ, знаменитостей" исходя из того, что одним из значений слова "звезда" является знаменитость, прославившийся человек, человек, достигший успеха в своей области, ставший широко известным среди самых разных слоев населения и привлекающий повышенное внимание телевидения и прессы, а средства массовой информации - это совокупность органов публичной передачи информации с помощью технических средств; обозначение средств повседневной практики сбора, обработки и распространения сообщений массовым аудиториям.

Судебная коллегия пришла к выводу, основанному на общем впечатлении от сравниваемых товарных знаков, что наличие в них словесных элементов "СТАР МЕДИА" и "Media Star" не является достаточным для вывода об ассоциировании товарных знаков друг с другом.

Кроме того, судебная коллегия сочла, что Роспатентом ошибочно не была принята во внимание значительная роль в спорном товарном знаке изобразительного элемента, не оценено его оригинальное композиционное построение, вследствие чего восприятие Роспатентом этого товарного знака ограничено преимущественно наличием словесных элементов "СТАР МЕДИА" и "Media Star".

С учетом этого суд не может признать обоснованным вывод Роспатента о наличии сходства сравниваемых товарных знаков, поскольку сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения между ними.

Вопрос 776.

Обязательно ли использование товарного знака при установлении недобросовестной конкуренции в случае недобросовестных действий по приобретению исключительного права на товарный знак?

Ответ.

Нет, и такой случай рассмотрен в порядке кассации Президиумом Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 14 мая 2018 г. по делу N СИП-497/2017.

ООО "Компания "Благо" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области об отказе в возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

На основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "Производственно-коммерческое предприятие "ПРОСПЕКТ" (далее - предприятие).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2017 требования общества оставлены без удовлетворения.

Общество, полагая, что регистрация предприятием словосочетания "Солнце мое" в качестве товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, охватываемым статьей 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), 17.03.2017 обратилось с заявлением в Федеральную антимонопольную службу о проверке на предмет соблюдения антимонопольного законодательства действий предприятия по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 558267 и последующих действий по запрету производства обществом продукции с использованием оспариваемого товарного знака в отношении товаров 29-го класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного заявления общества антимонопольный орган пришел к выводу об отсутствии в действиях предприятия признаков нарушения статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, вследствие чего вынес решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Принимая названное решение, антимонопольный орган исходил из отсутствия доказанности следующих фактов:

- использования предприятием товарного знака по свидетельству РФ N 558267 на этикетках, упаковках товаров, в документации, в доменных именах и так далее;

- осведомленности предприятия о долговременном использовании обществом обозначения "Солнце мое" для индивидуализации производимых им товаров, что подтверждало бы намерение предприятия воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения;

- реализации обществом растительного масла "Солнце мое" на территории Нижегородской области.

Решение суда первой инстанции основано на том, что в силу статьи 14.4 Закона о защите конкуренции актом недобросовестной конкуренции могут являться лишь действия по недобросовестному приобретению товарного знака, сопряженные с недобросовестным его использованием. Само по себе недобросовестное приобретение исключительного права на товарный знак не может быть квалифицировано как акт недобросовестной конкуренции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам этот вывод суда первой инстанции признал основанным на неправильном применении норм законодательства по следующим основаниям.

При установлении акта недобросовестной конкуренции подлежат учету положения статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена 20.03.1883 в г. Париже; далее - Парижская конвенция), в силу которых актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Учитывая открытость перечня действий, которые могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, следует признать, что сами по себе недобросовестные действия по приобретению исключительного права на товарный знак без недобросовестных действий по использованию такого права по общему правилу могут составлять акт недобросовестной конкуренции.

Аналогичный подход отражен в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2016 по делу N СИП-620/2015.

Определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание их в главе 2.1 Закона о защите конкуренции, а то, охватываются ли они составом недобросовестной конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции.

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий (пункт 17 Постановления Пленума ВАС РФ N 11).

Цель действий, как правильно отмечено антимонопольным органом в отзыве на кассационную жалобу, может быть установлена исходя в том числе из последующего поведения правообладателя. Вместе с тем такая цель может быть установлена и на основании иных обстоятельств.

При таких обстоятельствах с учетом того, что судом первой инстанции неправильно определено, какие действия могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции, решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Как усматривается из заявления общества, поданного в антимонопольный орган, под актом недобросовестной конкуренции общество подразумевало действия предприятия по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 558267 при осведомленности предприятия о долговременном использовании обществом обозначения "Солнце мое" для индивидуализации производимых им товаров (растительного масла) и последующему запрету обществу производить и реализовывать товары под указанным обозначением.

Из названного заявления не усматривается, что общество в качестве акта недобросовестной конкуренции рассматривало действия предприятия по использованию исключительного права на указанный товарный знак путем маркирования им производимой предприятием продукции.

В связи с этим суду первой инстанции надлежало установить, рассмотрен ли вопрос о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в соответствии с признаками, приведенными обществом в его заявлении, поданном в антимонопольный орган.

Суд первой инстанции, не устанавливая названных обстоятельств, ограничился лишь ссылкой на то, что, отказывая в возбуждении дела, антимонопольный орган указал на то, что среди представленных документов отсутствуют доказательства того, что: предприятие использовало словесный товарный знак по свидетельству РФ N 558267 на этикетках, упаковках товаров, в документации, в доменных именах и так далее; предприятие знало или должно было знать о долговременном использовании обществом наименования "Солнце мое" в период до даты подачи заявки предприятием, т.е. имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения; общество в рассматриваемый период реализовывало растительное масло "Солнце мое" на территории Нижегородской области.

Таким образом, выводы суда первой инстанции об обоснованности отказа антимонопольного органа в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства ввиду недостаточности доказательств, свидетельствующих о наличии признаков такого нарушения, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, сделаны при неправильном применении норм материального права.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 АПК РФ подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вопрос 777.