Как Роспатент относится к регистрации товарных знаков, обозначающих известные сорта продуктов?

Ответ.

Роспатент при экспертизе и рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам отказал в регистрации товарного знака по заявке N 2015732552 со словесным обозначением "BOURBON" в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]".

Отказ мотивирован тем, что словесный элемент "BOURBON" представляет собой название сорта кофе, получившего свое название от острова Бурбон, сейчас Реюньон, который расположен у восточного побережья Мадагаскара. Бурбон стали культивировать французы в 1708 г. Он является основой большого количества сортов, например Кент, Джексон, Аруша и другие (см. http://coffeetrees.ru/сорта-кофе/сорта-кофе).

Согласно многочисленным источникам, опубликованным в сети Интернет, словесный элемент "BOURBON" является названием сорта кофе, наиболее распространенного в Бразилии (http://ru.wikipedia.org, http://teamoty.com, http://coffemanka.ru/kofe-bourbon/).

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение "BOURBON" воспринимается как прямо указывающее на характеристику товаров 30-го класса МКТУ заявленного перечня в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, т.е. не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

В данном случае предоставление правовой охраны словесному элементу "BOURBON" (название сорта кофе) одному лицу является недопустимым, поскольку способно привести к ущемлению прав иных участников гражданского оборота на использование этого элемента для обозначения характеристики товара. Из документов заявителя следует, что сам заявитель при продвижении указанной серии кофе на рынке позиционирует "BOURBON"/"бурбон" как сорт кофе: "Приглашаем вас оценить особенный сливочный вкус и оригинальное древесно-табачное послевкусие кофе BOURBON, который содержит 100% натуральный желтый бразильский бурбон. Этот сорт кофе является прародителем всех видов Арабики. Попробуйте тот самый легендарный кофе, найденный в Эфиопии более 1 000 лет назад, который по праву считается идеальной, самой благородной основой для эспрессо".

Вопрос 748.

Каковы позиции Роспатента и судов в предоставлении исключительного права на один товарный знак нескольким лицам совместно?

Ответ.

Позиция Роспатента и нижестоящих судов в отказе предоставления такого права правомерна, а Суда по интеллектуальным правам - нет, что подчеркнул Верховный Суд РФ по делу N 305-КГ18-2488 в Определении, в полном объеме изготовленном 03.07.2018.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Роспатента на Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 по делу N А40-210165/2016 Арбитражного суда города Москвы, по заявлению компании Ле Публикасьон Конде Наст С.А. и ОАО "Синергия капитал" о признании незаконным решения Роспатента в форме уведомления от 14.06.2016 N 2015Д23153 об отказе в регистрации отчуждения 50% исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N 295229, 433377; об обязании возобновить делопроизводство по заявлению от 16.12.2015 и устранить допущенное нарушение.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2017, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2017, в удовлетворении заявления отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 принятые по делу судебные акты отменены, признано незаконным оспариваемое заявителями решение Роспатента. Суд обязал Роспатент продолжить делопроизводство по заявлению от 16.12.2015 об отчуждении 50% исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N 295229, N 433377.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ пришла к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а принятое по делу Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 - отмене по следующим основаниям.

Суды первой и апелляционной инстанций, установив, что отчуждение 50% исключительного права на товарные знаки противоречит как вышеприведенным положениям ГК РФ, так и существу исключительного права, пришли к правильному выводу о том, что Роспатент обоснованно отказал заявителям в регистрации данного отчуждения.

Доводы заявителей о том, что при отказе в государственной регистрации "отчуждения 50% исключительного права" на товарные знаки по договору Роспатентом не были применены положения пункта 2 статьи 1229 ГК РФ, обоснованно отклонены судами по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

Данная норма декларирует общее правило принадлежности исключительных прав на интеллектуальную собственность, тогда как специальные нормы, регулирующие правоотношения в сфере использования товарных знаков, содержатся в параграфе 2 главы 76 ГК РФ.

Порядок применения, в том числе названной нормы, указан в иных статьях ГК РФ, относительно конкретных объектов интеллектуальной собственности, в частности в отношении авторских прав (статья 1258 ГК РФ), патентных прав (пункт 5 статьи 1358 ГК РФ), прав на технологию (статья 1549 ГК РФ).

В части товарных знаков порядок применения нормы пункта 2 статьи 1229 ГК РФ определен в статьях 1510, 1511 ГК РФ.

В зависимости от состава правообладателей товарные знаки могут быть индивидуальными (предназначенными для индивидуализации товаров одного лица) и коллективными (обозначающими товары, производимые или реализуемые объединением лиц и обладающие едиными характеристиками качества или иными общими характеристиками).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в РФ коллективный знак.

Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что положения о долевой собственности (глава 16 ГК РФ) к интеллектуальным правам не могут применяться в принципе, поскольку данные отношения регулируются соответствующими специальными нормами четвертой части ГК РФ.

Выводы Суда по интеллектуальным правам о том, что судами не учтены нормы международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация, прямо предусматривающие возможность совладения исключительным правом на товарный знак, а именно положения пункта (3) статьи 5C Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и статьи 11 Сингапурского договора о законах по товарным знакам от 27.03.2006, являются необоснованными.

Положения пункта (3) статьи 5C Парижской конвенции и статьи 11 Сингапурского договора не предписывают странам-участницам предоставлять правовую охрану товарным знакам на имя нескольких лиц одновременно.

Кроме того, согласно статье 6 Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Российским законодательством не предусмотрен порядок регистрации товарного знака на имя нескольких лиц, за исключением регистрации коллективного товарного знака.

В отношении доводов общества и компании о том, что Роспатентом не было исполнено Определение Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2015 по делу N СИП-248/2014, которым утверждено мировое соглашение между компанией и обществом, в котором установлен режим совместного владения правами на товарные знаки по свидетельствам N 295229, 433377, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно руководствовались частью 1 статьи 142 АПК РФ и пунктом 1 статьи 1490 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

На Роспатент, не являющийся стороной мирового соглашения, не возложены какие-либо обязанности, в том числе по регистрации заключенного сторонами соглашения договора о совместном обладании исключительным правом на товарный знак.

Заключение субъектами предпринимательской деятельности мирового соглашения в рамках судебного разбирательства не лишает Роспатент обязанности исполнения им государственной функции по государственной регистрации договора в порядке пункта 1 статьи 1490 ГК РФ.

Более того, согласно пункту 3 мирового соглашения, утвержденного Определением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2015 по делу N СИП-248/2014, заключенного между сторонами, предусмотрено, что договор о совместном владении вступает в силу с даты утверждения Судом по интеллектуальным правам мирового соглашения по делу и действует на территории Российской Федерации, Украины, Грузии, стран СНГ и Прибалтики. Если окажется, что в Российской Федерации, Украине или какой-либо иной стране СНГ, Грузии и Прибалтики совладение товарными знаками невозможно в соответствии с законодательством этой страны, Стороны обязуются дополнительно согласовать порядок действий по урегулированию вопроса о совместном владении товарными знаками VOGUE в такой стране.

При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций сделали обоснованные и законные выводы, что Роспатентом правомерно отказано в регистрации "отчуждения 50% исключительного права" на товарные знаки по свидетельствам N 295229, 433377 по договору, заключенному между компанией и обществом.

С учетом изложенного Судебная коллегия Верховного Суда РФ сочла, что Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2017 подлежит отмене на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ, как принятое с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на исход дела, а судебные акты судов первой и апелляционной инстанций - оставлению в силе.

Вопрос 749.