Как дарение товара учитывается в контексте установления использования товарного знака при досрочном прекращении его действительности?

Вопрос 701.

Имело ли в практике Роспатента рассмотрение заявленного НМПТ, не охраняемого в стране происхождения в качестве НМПТ?

 

Ответ.

Имело, что отражено в заключении при рассмотрении в Палате по патентным спорам возражения, поданного компанией "Напа Вэлли Винтнерс", США, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара (далее - НМПТ) и предоставлении исключительного права на такое наименование по заявке N 2013744296, поданной 20.12.2013, на имя компании "Напа Вэлли Винтнерс Ассошиейшен", США в отношении товара вина. В соответствии с поступившим в Роспатент заявлением от 17.03.2016 в материалы заявки N 2013744296 были внесены изменения, в соответствии с которыми наименование заявителя изменено на "Напа Вэлли Винтнерс", США.

Согласно материалам заявки N 2013744296 на государственную регистрацию НМПТ заявлено словесное обозначение "NAPA VALLEY".

Решением Роспатента заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации как не соответствующему условиям предоставления правовой охраны НМПТ. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1517 ГК РФ.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что обозначение "NAPA VALLEY" не охраняется в США в качестве НМПТ, а, следовательно, указанное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве НМПТ на территории РФ, и заявителю (компании "Напа Вэлли Винтнерс") не может быть предоставлено исключительное право на такое наименование.

Рассмотрев возражение, Коллегия отметила, в частности, следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1517 ГК РФ государственная регистрация в качестве НМПТ наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара.

Обладателем исключительного права использования наименования указанного НМПТ может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара. Исходя из требований, установленных пунктом 5 статьи 1522 ГК РФ и пунктом 7.3 Регламента от 29 октября 2008 г. N 328, в том случае, если географический объект, наименование которого заявляется в качестве НМПТ, находится за пределами РФ, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное НМПТ в стране происхождения товара. В качестве документа, опровергающего, по мнению заявителя, приведенные в указанном решении Роспатента доводы, был представлен правоустанавливающий документ - сертификационный знак N 4853438, выданный Ведомством по патентам и товарным знакам США. В соответствии с указанной в сертификационном знаке информацией, он "удостоверяет вина, полученные из винограда, выращенного в американском винодельческом регионе Напа Вэлли и маркированные и рекламируемые в соответствии с законами США в отношении наименования места происхождения товара американского винодельческого региона Напа Вэлли". Упомянутый сертификационный знак N 4853438 был зарегистрирован на имя компании "Напа Вэлли Винтнерс", США, 17 ноября 2015 г.

Однако данный документ не подтверждает того факта, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется в стране происхождения в качестве НМПТ по смыслу статьи 1516 ГК РФ. В свою очередь, иные представленные заявителем документы, содержащие ряд противоречивых сведений, также не дают достаточных оснований для утверждения о том, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется на территории США именно в качестве НМПТ.

Так, в представленном заявителем официальном письме Бюро по контролю за оборотом и налогообложением алкогольных напитков и табачных изделий от 17.07.2013 указано, что NAPA VALLEY определено в США "в качестве американского винодельческого региона", но нет указания на то, что это обозначение охраняется как НМПТ по смыслу статьи 1516 ГК РФ.

К письму приложены выдержки из Свода федеральных правил в электронном виде по состоянию на 5 июля 2013 г. и Федерального реестра (раздел 46, N 18 от 26 января 1981 г.) с переводом, которые также не содержат информации о том, что "NAPA VALLEY" является НМПТ, охраняемым в стране происхождения.

Так, данные из Свода федеральных правил в электронном виде свидетельствуют о том, что "NAPA VALLEY" является одобренным наименованием винодельческого региона.

Выдержки из Федерального реестра (раздел 46, N 18 от 26 января 1981 г.) содержат информацию о том, что данным правилом устанавливается создание винодельческого региона в округе Напа, штат Калифорния, под наименованием "NAPA VALLEY". По мнению Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия, "создание винодельческого региона NAPA VALLEY и последующее использование указанного наименования в качестве обозначения места происхождения вин при их этикетировании и рекламе поможет потребителям вин более уверенно идентифицировать вина, местом происхождения которых является NAPA VALLEY.

Также в материалах возражения содержится копия апостилированной резолюции Окружного совета округа Напа N 2011-05, датированной 25 января 2011 г., из текста которой следует, что "Окружной совет округа Напа, в той мере, насколько это разрешено законодательством, разрешает компании "Напа Вэлли Винтнерс Ассошиейшен" регистрировать в любой стране мира "NAPA VALLEY" в качестве сертификационного знака и/или географического указания на вина". Таким образом, в данном документе речь также идет не о НМПТ.

В свою очередь, из прилагаемого заявителем перевода к выдержкам соответствующих разделов Кодекса федеральных норм и правил США (см. § 9.21) следует, что "указанные в данном разделе винодельческие регионы одобрены для использования в качестве наименования места происхождения", в частности, NAPA VALLEY.

Из перевода текста регламента США 46 FR 9061 следует, что указанный документ предусматривает создание винодельческого региона NAPA VALLEY в округе Напа, штата Калифорния. При этом отмечается, что, по мнению Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, "создание винодельческого региона NAPA VALLEY и последующее использование его наименования в качестве наименования места происхождения товара на винных этикетках и в рекламе поможет потребителям вина лучше идентифицировать вина "NAPA VALLEY". В тексте представленного документа также приведено определение термина "американский винодельческий регион", под которым понимается ограниченный регион выращивания винограда, отличающегося определенными географическими характеристиками.

Таким образом, все выше приведенные противоречивые сведения не позволяют сделать вывод о том, что обозначение "NAPA VALLEY" охраняется в качестве НМПТ в стране происхождения, вследствие чего не имеется оснований для регистрации этого наименования в качестве НМПТ федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и, как следствие этого, для отмены решения Роспатента об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении исключительного права на такое наименование по заявке N 2013744296.

 

Вопрос 702.

Как дарение товара учитывается в контексте установления использования товарного знака при досрочном прекращении его действительности?

 

Ответ.

Ответ можно найти в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. N С01-902/2016 по делу N СИП-185/2016, когда Суд отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении искового требования и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны, а ответчик не доказал факт его использования в отношении ряда товаров в течение последних трех лет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам счел обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что в целях сохранения правовой охраны товарного знака подлежит доказыванию его фактическое использование, направленное на выполнение основной функции - индивидуализации товаров (работ, услуг).

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, принятого Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Вопреки выводу суда первой инстанции, по смыслу указанных положений закона, сами по себе внутренние документы общества "Новые Химические Технологии", связанные с разработкой средства для мытья деревянных поверхностей, договоры на изготовление макетов этикеток для такого средства не могут являться доказательствами использования товарного знака, поскольку данные документы не подтверждают наличие фактических действий этого общества, связанных с введением товаров в гражданский оборот.

Как усматривается из указанных накладных, обществом "Новые Химические Технологии" в декабре 2015 г. - январе 2016 г. трем физическим лицам были переданы шесть образцов средства для мытья деревянных поверхностей "LORIS".

Иных доказательств введения товара, маркированного спорным обозначением, в гражданский оборот в материалы дела не представлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что названные доказательства в конкретном случае не могут являться основанием для подтверждения факта использования товарного знака.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Данная индивидуализация, в свою очередь, преследует цель создания или сохранения рынка сбыта для таких товаров или услуг. Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции. К примеру, низкий уровень товарооборота дорогостоящей (эксклюзивной) продукции со спорным товарным знаком может быть признан судом в совокупности с иными доказательствами достаточным доказательством использования данного товарного знака, в то время как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (более доступная для рядового потребителя в силу своей стоимости и/или распространенности и/или отнесения к бытовым предметам, предметам каждодневного использования и т.п.) не может свидетельствовать о том, что подтверждается добросовестное использование правообладателем своего товарного знака, а доказательства такого использования не могут быть признаны достаточными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам счел обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что, исходя из совокупности и взаимосвязи представленных в материалы дела доказательств, суд первой инстанции пришел к противоречащему фактическим обстоятельствам и материалам дела выводу о том, что произведенный объем продукции бытового назначения в количестве шести экземпляров за восьмилетний период действия товарного знака (с момента его регистрации 08.12.2008) и его введение в оборот путем передачи таких образцов товара трем физическим лицам позволяют сделать вывод о достаточности доказательств использования обществом "Новые Химические Технологии" товаров 3-го класса МКТУ "антистатики бытовые; препараты для полирования или придания блеска; растворы для очистки; средства для выведения пятен; средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); средства обезжиривающие (за исключением используемых в промышленных целях)".

Исходя из представленных накладных, Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что доказательств реального коммерческого использования спорного товарного знака, направленного на сохранение или создание доли на рынке для данной категории товаров, охраняемых товарным знаком, в материалы дела не представлено.

Как отмечено Всемирной организацией интеллектуальной собственности в пунктах 9.86, 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность, использование товарных знаков должно быть предано гласности, т.е. товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Кроме того, нельзя не учесть, что образцы товаров (в количестве шести единиц) переданы бесплатно трем неустановленным физическим лицам. Дарение имущества является способом введения его в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ (аналогичная позиция высказана в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015). Вместе с тем дарение товара для целей статьи 1486 ГК РФ учитывается, если оно осуществлено лицам, не связанным с дарителем, не являющимся, например, его сотрудниками.

В указанном случае при отсутствии сведений о круге одаряемых лиц (или данных о том, что эти лица не связаны с дарителем) такое дарение нельзя признать введением в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ.

 

Вопрос 703.

Позволяют ли ГОСТы и Закон РФ "О защите прав потребителей", обязывающие указывать на продукции товарный знак, использовать чужие средства индивидуализации при маркировке товаров в силу статей 1229 , 1519 ГК РФ?

 

Ответ.

Не позволяют, что следует из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2017 г. N С01-1165/2016 по делу N А63-3615/2016.

Как было установлено судами первой и апелляционной инстанции, общество "ТД "Кавминпрод" использует наименование места происхождения товара "Ессентуки N 17" путем размещения на товарах (этикетках), которые предлагаются к продаже, и на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот. При этом право использования НМПТ "Ессентуки N 17", удостоверенное свидетельством, выдаваемым Федеральной службой по интеллектуальной собственности, у заявителя отсутствует.

Минеральная вода "Ессентуки N 17" широко представлена ООО "Ессентукский завод минеральных вод на КМВ", а также рядом хозяйствующих субъектов - конкурентов на рынке и легкоузнаваема.

Незаконное использование наименования места происхождения товара, широко известного потребителю, ведет к перераспределению спроса (хотя бы частично) на рынке однородных товаров в пользу контрафактного товара, тем самым причиняя конкурентам убытки в виде недополученной прибыли. Недобросовестный производитель сокращает расходы на продвижение своего товара путем контрафакции под товар, широко известный потребителю.

Учитывая совокупность указанных выше признаков, суды обоснованно пришли к выводу о наличии в действиях заявителя по введению в оборот минеральной воды "Ессентуки N 17" с незаконным использованием НМПТ, принадлежащего ООО "Ессентукский завод минеральных вод на КМВ", акта недобросовестной конкуренции, направленного на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, который противоречит законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, способен причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести вред их деловой репутации, что является нарушением статьи 14.5 Закона о защите конкуренции.

Доводы общества о том, что за ООО "Ессентукский завод минеральных вод на КМВ" зарегистрировано право пользования НМПТ "Ессентуки N 17" географического места происхождения - Новоблагодарненский участок Ессентукского месторождения минеральных вод, в то время как общество использует в производстве минеральную воду Южно-Калаборского участка Ессентукского месторождения минеральных вод, скважина 58, также правомерно отклонены судами.

Из используемого обозначения "Ессентуки N 17" явно следует, что указанная минеральная вода добывается из месторождения минеральной воды в окрестностях курортной зоны города Ессентуки. Иного толкования спорного обозначения не может быть в силу отсутствия одноименного месторождения, курорта, географического объекта с таким же наименованием, где расположены источники минеральных вод.

Таким образом, обозначение "Ессентуки N 17" несет в себе одну и ту же смысловую нагрузку, указывающую на место нахождения источника предлагаемой потребителю минеральной воды. Различие в географическом месте происхождения минеральной воды не может являться основанием для признания за заявителем права на использование оспариваемого НМПТ, которое в установленном законом порядке зарегистрировано за ООО "Ессентукский завод минеральных вод на КМВ" и подлежит охране законом.

Судом кассационной инстанции отклоняется довод общества об обязательном указании НМПТ "Ессентуки N 17" на своей продукции в силу ТУ 9185-001-74027196-08, ГОСТ Р 51074-2003 и статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" на основании следующего.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона N 184-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" технические условия (далее - ТУ) могут разрабатываться и утверждаться организациями самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для идентификации продукции, обеспечения ее качества и безопасности при хранении и транспортировке.

ТУ на минеральную воду свидетельствуют лишь о соответствии требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил, норм и гигиенических нормативов условий производства, а также выпускаемой им продукции. Таким образом, ТУ не являются официальным и обязательным документом, поскольку принимаются не уполномоченным органом государственной власти и регламентируют исключительно производственные вопросы по выпуску продукции.

В то же время требования ГОСТ и Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" должны соблюдаться изготовителями пищевой продукции, в том числе в части указания товарного знака. Однако сами по себе такие требования не дают права использовать чужие средства индивидуализации при маркировке товаров в силу статей 1229, 1519 ГК РФ.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции и Постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

 

Вопрос 704.