Какие обстоятельства должен обязательно учитывать суд, проверяя законность решения Роспатента относительно правильности установления сходства обозначений до степени смешения?

Ответ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 26 мая 2017 г. по делу N СИП-171/2016 подчеркнул, что к таким обстоятельствам относятся:

- во-первых, степень различительной способности знака с более ранним приоритетом;

- во-вторых, сходство противопоставляемых знаков;

- в-третьих, степень однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, по заявке N 2013734912 с датой приоритета от 10.10.2013 на имя компании "УАБ "ЭсСиТи Лубрикантс" 07.05.2015 зарегистрирован товарный знак "CHEMPIOIL" по свидетельству РФ N 541527 в отношении товаров 1, 3 и 4-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В Роспатент 10.08.2015 поступило возражение компании "Вольф Оил Корпорейшн НВ" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, имеющими более раннюю дату приоритета и зарегистрированными для однородных товаров 1, 3 и 4-го классов МКТУ, поскольку они имеют близкий состав звуков, букв с идентичным их расположением и совпадающие звукосочетания; выполнены одинаковым шрифтом; имеют сходный состав букв, а также близкое смысловое значение, поскольку слово "CHEMPIOIL" в переводе с английского языка означает "масло чемпион", поскольку состоит из "слабого" словесного элемента "OIL", характеризующего товары, и "сильного" словесного элемента "CHEMPI", являющегося сокращением от слова "CHAMPION" и несущего основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом товарном знаке; товары 1, 3 и 4-го классов МКТУ, в отношении которых сравниваемым товарным знакам предоставлена правовая охрана, являются однородными, так как частично совпадают, а частично соотносятся как род-вид; компании "Вольф Оил Корпорейшн НВ" и "УАБ "ЭсСиТи Лубрикантс" осуществляют свою деятельность в одном и том же сегменте экономики - занимаются производством смазочных материалов для двигателей.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 29.12.2015 принято решение об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ N 541527.

Компания "Вольф Оил Корпорейшн НВ", полагая, что это решение нарушает ее права и законные интересы, обратилась в суд с заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 АПК РФ, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, оценив и сопоставив заявленное компанией "УАБ "ЭсСиТи Лубрикантс" на регистрацию словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам РФ N 422728, 337058 и по международной регистрации N 1059799, принадлежащие компании "Вольф Оил Корпорейшн НВ", согласился с выводом Роспатента об отсутствии их сходства до степени смешения в отношении однородных товаров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, в частности, следующее.

Президиумом Верховного Суда РФ (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. 23.09.2015) отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В частности, сложившаяся судебная практика исходит из того, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

При этом для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.06.2013 N 2050/13).

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, повышается вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг) (пункт 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197).

При этом степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций N 198).

Исходя из того, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122), суд первой инстанции правомерно без получения специальных знаний провел анализ обозначений на предмет их сходства до степени смешения.

Вместе с тем, проверяя законность решения Роспатента относительно правильности установления обстоятельств сходства обозначений до степени смешения, суд не учитывал, что вероятность смешения зависит, во-первых, от степени различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от степени однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Аналогичная позиция выражена в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06.

Судом первой инстанции не был проведен комплексный анализ вероятности степени смешения товарных знаков, учитывающий не только их звуковое, смысловое и графическое сходство, но и степень различительной способности обозначений, их известность и узнаваемость среди обычных российских потребителей конкретного товара.

Вместе с тем в силу характера спорных правоотношений установление степени различительной способности товарных знаков с более ранним приоритетом является обязательным для суда в случае представления соответствующих доказательств лицами, участвующими в деле.

При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам учел, что довод о высокой степени различительной способности противопоставленных товарных знаков содержался в возражении компании "Вольф Оил Корпорейшн НВ", поданном в Роспатент, а также был предметом оценки компании "УАБ "ЭсСиТи Лубрикантс" в ее отзыве на указанное возражение.

То обстоятельство, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, не означает, что соответствующий вопрос разрешается судом исходя лишь из собственного анализа сравниваемых обозначений без учета доказательств, представляемых лицами, участвующими в деле.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их сходства необходимо учитывать основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Также следует учитывать, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Вопрос 713.

Могут ли быть приняты доводы о злоупотреблении правом в рамках дела, в котором подлежат установлению обстоятельства охраноспособности оспариваемого товарного знака и заинтересованности лица в его оспаривании?

Ответ.

Не могут, что показано в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2017 г. N С01-299/2017 по делу N СИП-694/2016.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак по свидетельству РФ N 519649 с датой приоритета от 01.04.2013 зарегистрирован 05.08.2014 на имя ООО "РЭД ФОКС" в отношении товаров 18, 20, 22, 25-го и услуг 35-го классов МКТУ.

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 31.07.2015 за N РД0178135, правообладателем товарного знака по свидетельству РФ N 519649 является общество "ТРЕЙД МАРКС".

Предприниматель Ибатуллин А.В. 14.04.2016 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированным тем, что его регистрация противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку словесный элемент ранее зарегистрированного товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству РФ N 296115 тождественен словесному элементу оспариваемого товарного знака и товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом было вынесено решение от 20.09.2016 об удовлетворении возражения от 14.04.2016 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ N 519649 недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; реклама, агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров для третьих лиц".

Предприниматель, полагая, что указанное решение является недействительным в части сохранения правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров 18, 20, 22, 25-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ "услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], продажа аукционная; агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг, телемаркетинг", обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по данному делу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводами суда первой инстанции и отметил, что, вопреки доводам, изложенным в кассационных жалобах Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС", суд первой инстанции не делал вывод об однородности услуг, связанных с реализацией товаров, и непосредственно услуг по рекламе.

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (статья 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе").

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 НК РФ).

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования", утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 N 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Кроме того, рекламные услуги оказываются рекламными агентствами другим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и интернет-аудитория, участники выставок.

Назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Следовательно, услуги, связанные с реализацией товаров, и непосредственно услуги по рекламе, имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода.

Однако судом первой инстанции принято во внимание, что противопоставляемый товарный знак зарегистрирован также в отношении услуги "демонстрация товаров", которая однородна услугам, связанным с реализацией товаров, поскольку они имеют сходную направленность "предложение продукции покупателям" и цель "доведение товара до потребителя", услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров. Так, под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст).

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2017 по делу N СИП-476/2016.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил изложенные в кассационных жалобах Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС" доводы о немотивированности вывода суда первой инстанции об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, как противоречащие содержанию судебного акта, в котором приведен анализ указанных услуг и сделаны соответствующие выводы.

Доводы о необходимости исследования известности оспариваемого товарного знака, приведенные в кассационных жалобах Роспатента и общества "ТРЕЙД МАРКС", также подлежат отклонению, поскольку известность обозначения влияет на различительную способность товарного знака и подлежит учету, прежде всего, в отношении старшего товарного знака.

При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что вероятность смешения зависит, во-первых, от степени различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от степени однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Аналогичная позиция выражена в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06, а также в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016.

При этом и довод названных лиц о злоупотреблении правом со стороны предпринимателя Ибатуллина А.В. подлежит отклонению как не имеющий правового значения для данного дела, в рамках которого подлежат установлению обстоятельства охраноспособности оспариваемого товарного знака и заинтересованности лица в его оспаривании. При этом правообладатель сходного до степени смешения товарного знака с более ранней датой приоритета, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг, признается таким заинтересованным лицом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что недобросовестность при приобретении исключительных прав на товарный знак с более ранней датой приоритета, установленная в предусмотренном законом порядке, может являться основанием для оспаривания предоставления правовой охраны этому товарному знаку. В свою очередь, аннулирование регистрации такого товарного знака может быть основанием для пересмотра судебных актов по данному делу по новым обстоятельствам.

Вопрос 714.