Как можно доказать, что товарный знак зарегистрирован не с целью его использования, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение?

Ответ.

Одна из возможных ситуаций рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в решении 16 июня 2017 г. по делу N СИП-27/2017, в котором рассмотрено заявление о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принятого по результатам рассмотрения возражения от 07.06.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ N 568837.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 287821 с приоритетом от 27.04.2004 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головки подсолнуха с наложенным на нее изображением колоса.

Судебная коллегия сочла необходимым исследовать доводы общества о наличии в действиях предпринимателя по приобретению и дальнейшему использованию исключительного права на противопоставленный товарный знак признаков злоупотребления правом, а также о противоречии этих действий требованиям Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Поскольку предпринимателем не ведется деятельности в отношении тех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак общества, а потребители, даже те, которым известен его товарный знак преимущественно за счет предшествующего правообладателя (исходя из времени известности), ассоциируют в своем преимущественном большинстве этот товарный знак с сельскохозяйственной деятельностью и садоводством (которая предпринимателем не осуществляется), судебная коллегия отклонила доводы общества о том, что целью приобретения предпринимателем исключительных прав на противопоставленный товарный знак являлось получение необоснованных преимуществ за счет использования обозначения, сходного (по его мнению) с обозначением, длительное время используемым обществом.

Также не усмотрела судебная коллегия в действиях предпринимателя иных оснований, перечисленных в статье 10.bis Парижской конвенции, которые могут свидетельствовать об акте недобросовестной конкуренции с его стороны.

Вместе с тем судебная коллегия соглашается с доводами общества о наличии в действиях предпринимателя признаков злоупотребления правом, направленных на причинение вреда обществу (статья 10 ГК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по данному делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Так, противопоставленный товарный знак приобретен предпринимателем в 2015 г. у предприятия, признанного банкротом. При этом предприниматель не мог не знать о длительном использовании обществом обозначения "МТС" в своей коммерческой деятельности, поскольку на этот момент общество "Мобильные ТелеСистемы" обладало не только линейкой товарных знаков, включающих буквенный элемент "МТС" или состоящих только из такого элемента, но и двумя общеизвестными товарными знаками: товарный знак по свидетельству N 76, признанный общеизвестным с 01.01.2005, и товарный знак по свидетельству N 120, признанный общеизвестным с 01.01.2011.

При этом предпринимателем не представлено доказательств осуществления деятельности, с целью индивидуализации которой им был приобретен товарный знак по свидетельству РФ N 287821.

После приобретения этого товарного знака предпринимателем инициирована подача возражений против регистрации обществом "Мобильные ТелеСистемы" товарных знаков, имеющих более позднюю дату приоритета, чем дата приоритета товарного знака предпринимателя по свидетельству РФ N 287821: товарные знаки по свидетельствам РФ N 440363, 472848, 486364, 485227, 568837, 560199, 541753. После рассмотрения Роспатентом указанных возражений предпринимателем инициированы судебные процессы по оспариванию решений Роспатента.

При рассмотрении данного спора судом предлагалось предпринимателю указать цель приобретения товарного знака для использования в собственной коммерческой деятельности путем представления доказательств его использования или осуществления подготовки к такому использованию, однако никаких доказательств и обоснований цели такого приобретения предпринимателем представлено не было.

Суд пришел к выводу о том, что предпринимателем не представлено доказательств фактического использования приобретенного товарного знака, как и доказательств проведения подготовительных мероприятий для такого использования.

Вместе с тем с целью сохранения за собой исключительного права использования обозначения для всех товаров и услуг, перечисленных в регистрации, и избежания прекращения правовой охраны вследствие неиспользования этого обозначения предпринимателем зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству РФ N 575740, с тождественным перечнем товаров и услуг.

Представитель предпринимателя в судебном заседании не смог объяснить цели осуществления таких действий.

Кроме того, предпринимателем подана заявка N 2016712129 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, содержащего только буквенный элемент ранее приобретенного им товарного знака.

С учетом мнения предпринимателя о сходстве до степени смешения противопоставленных товарных знаков и оспариваемого, используемого обществом, а также выводов о наличии некоторой степени сходства их буквенных элементов, данные действия предпринимателя не могут быть оценены иначе как направленные на приобретение исключительных прав на обозначение, обладающее большей степенью сходства с обозначением, используемым обществом в своей деятельности.

Кроме того, суд учел позицию предпринимателя, изложенную в абзаце втором пункта 4 на странице 11 возражения на отзыв третьего лица, поступившего в суд 25.05.2015, в котором предприниматель указывает на то, что общество продолжит использование товарных знаков на законном основании, поскольку, как указывает заявитель, он не намерен пресечь использование обществом своих товарных знаков и фирменного наименования, имеющих более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, предприниматель признал тот факт, что признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку не приведет к восстановлению его нарушенного права как правообладателя товарных знаков по свидетельствам РФ N 287821 и 575740.

Между тем любое обращение в суд либо обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарного знака, как зарегистрированного с нарушением требований закона, должно быть связано с восстановлением нарушенного права заинтересованного лица и его восстановлением.

Из материалов дела и объяснений лиц, участвующих в деле, полученных в процессе рассмотрения данного дела, следует, что на дату приобретения предпринимателем товарного знака по свидетельству РФ N 287821 ему было известно о широкой известности обозначения "МТС", используемого обществом в своей предпринимательской деятельности, а также неиспользовании товарного знака по свидетельству РФ N 287821 прежним правообладателем в виду его длительного нахождения в процедуре банкротства.

После приобретения товарного знака по свидетельству РФ N 287821 предприниматель не использовал его для индивидуализации своей деятельности, однако факт приобретения этого товарного знака позволил ему беспрепятственно зарегистрировать собственный аналогичный товарный знак по свидетельству РФ N 575740 и подать заявку N 2016712129 на регистрацию в отношении однородных товаров и услуг МКТУ собственного словесного товарного знака с обозначением, т.е. исключительно содержащего словесное обозначение "МТС", которое используется и стало широко известно именно в связи с его использованием обществом в сфере мобильных телефонных технологий, в области связи и коммуникаций.

Совокупность этих действий предпринимателя позволила ему подать возражения против представления правовой охраны оспариваемого товарного знака без какого-либо материального и процессуального интереса в его разрешении, поскольку, как сам признал предприниматель, аннулирование регистрации оспариваемого товарного знака не лишит общество на использование обозначения "МТС" для индивидуализации своей деятельности.

При изложенных обстоятельствах, оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе представленные обществом "Мобильные ТелеСистемы" в подтверждение своих доводов о наличии со стороны предпринимателя злоупотребления правом по приобретению прав на товарные знаки, а также о не использовании своих товарных знаков предпринимателем, суд согласился с доводами общества о том, что единственной целью приобретения предпринимателем исключительных прав на противопоставленные товарные знаки, определяемой через его последующее поведение, является исключительно причинение вреда обществу, в том числе в виде втягивания общества в судебные разбирательства, т.е. несения обществом финансовых затрат по ведению дел в судах и Роспатенте, а не использование этого обозначения для индивидуализации собственной предпринимательской деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Таким образом, суд счел, что допущенное предпринимателем злоупотребление при приобретении и последующем использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 287821 и 575740 является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных в данном деле требований.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления предпринимателя о признании недействительным решения Роспатента от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным обозначением "МТС" по свидетельству РФ N 568837.

Вопрос 715.