Может ли предъявление иска истцом, не использовавшим товарный знак в отношении конкретных товаров, квалифицироваться судом как злоупотребление правом?

Ответ.

Может, что имело место при рассмотрении дела Тринадцатым арбитражным апелляционным судом (Постановление от 11 мая 2017 г. по делу N А56-16809/2016).

ООО "АвтоВита" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Альфа-Энерджи" о запрете ООО "Альфа-Энерджи" совершать любые действия, связанные с незаконным использованием на территории РФ словесного обозначения nitro, сходного до степени смешения с товарным знаком NITRO (свидетельство на товарный знак N 474465), правообладателем которого является истец, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары, относящиеся к 09-му классу МКТУ, маркированные словесным обозначением nitro, сходным до степени смешения с товарным знаком NITRO (свидетельство на товарный знак N 474465) (осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу); о взыскании с ООО "Альфа-Энерджи" в пользу ООО "АвтоВита" компенсации за незаконное использование товарного знака NITRO (свидетельство на товарный знак N 474465), правообладателем которого является ООО "АвтоВита", в размере 200 000 руб.

Решением суда от 23.01.2017 в иске отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО "АвтоВита" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда отменить.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить услуги одного исполнителя среди аналогичных услуг другого исполнителя.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Судом первой инстанции правильно установлено, что аккумуляторная батарея для запуска двигателя внутреннего сгорания мотоциклов NITRO YTX14L-BS, которая была приобретена истцом у ответчика 27.11.2015, была приобретена ответчиком по договору поставки N СПБ336/15 от 28.05.2015 у ООО "Мотопитер", что подтверждается универсальным передаточным документом от 01.06.2015.

Согласно представленному ООО "Мотопитер" сертификату соответствия N С-ВЕ.АИ32.В.00708, изготовителем указанной аккумуляторной батареи является бельгийская компания DC - AFAM NV.

Согласно информации, размещенной в сети Интернет на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС (WIPO), товарный знак nitro зарегистрирован 26.10.2004 за бельгийской компанией DC - AFAM NV. Правовая охрана указанного товарного знака распространяется в отношении товаров 09-го класса МКТУ.

Международная регистрация товарного знака осуществляется в соответствии с положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация.

Согласно пункту 2 статьи 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков любой знак, который был предметом международной регистрации, пользуется правом приоритета, установленным статьей 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, т.е. любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета.

Приоритет товарного знака играет решающую роль в спорах о нарушении прав на товарный знак при использовании сходных зарегистрированных товарных знаков.

При рассмотрении данного спора суд первой инстанции правильно установил, что ООО "Альфа-Энерджи" действовало добросовестно, права истца на товарный знак NITRO не нарушало, поскольку на проданной истцу аккумуляторной батарее размещен товарный знак, официально зарегистрированный в соответствующих ведомствах и принадлежащий бельгийской компании DC - AFAM NV.

При этом из материалов дела следует, что до даты приоритета товарного знака истца ООО "Мотопитер" несколько лет реализовывало в РФ сертифицированные аккумуляторы nitro с товарным знаком компании DC - AFAM NV, до даты приоритета товарного знака истца информация о мотоаккумуляторах "NITRO" присутствовала в печатных изданиях, а также в сети Интернет.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что истец не производил и в настоящее время не производит аккумуляторы для мотоциклов и мотороллеров под обозначением NITRO в РФ.

Апелляционная инстанция пришла к выводу о добросовестности действий ответчика по использованию обозначения, которое является не товарным знаком истца, а товарным знаком компании DC - AFAM NV.

В данном случае предъявление истцом, не использовавшим товарный знак в отношении конкретных товаров, заявленных требований к ответчику обоснованно квалифицировано судом как злоупотреблением правом исходя из установленных обстоятельств.

Вопрос 711.

Что понимается под приобретением известным обозначением "вторичного" дополнительного значения как средства индивидуализации товаров?

Ответ.

Ответ на данный вопрос следует из заключения Палаты по патентным спорам Роспатента, рассмотревшей возражение на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку MALI по международной регистрации N 1247527 в отношении товаров 09, 16 и услуг 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение "MALI" является географическим наименованием, а именно названием государства в Западной Африке (см. сайты Мультитран, Википедия, dic.academic.ru), которое может быть воспринято как указание на место происхождения товаров/услуг и место нахождения их изготовителя, что не соответствует действительности, поскольку подачи заявки была осуществлена компанией из Великобритании.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

Республика Мали - государство в Западной Африке, одна из беднейших стран мира. Основой традиционного сектора экономики является земледелие, разведение домашнего скота для внутреннего потребления и на экспорт, рыболовство. Также осуществляется добыча золота и фосфоритов.

Заявленное обозначение заявлено в отношении товаров 09-го класса МКТУ и связанных с ними товаров 16 и услуг 42-го классов МКТУ, которые представляют собой сложные электронные устройства, характеристики которых не связаны с географическим происхождением товаров/услуг.

Следует также отметить, что заявитель является известной компанией, образованной в 1990 г. в Великобритании, которая входит в состав транснациональной компании ARM Hilding Plc. Основная специализация заявителя - разработка и производство компьютерных процессоров, графических процессоров, цифровых запоминающих устройств, периферийных аппаратных средств, компьютерного программного обеспечения и оказание технических консультационных услуг в области электронных технологий.

За период с 2011 - 2014 гг. доля заявителя в общем объеме рынка основных прикладных процессоров в мобильных вычислительных устройствах составила 85%. В 2011 г. компания ARM Limited заняла 12 место в списке 50 самых инновационных компаний. В 2014 г. заняла 3 место по оценке Forbes среди самых инновационных компаний в мире.

Обозначения "MALI" начало использоваться заявителем, по крайней мере, с 2006 г. и в настоящее время продукция (графические процессоры с программным обеспечением, цифровыми и печатными материалами), маркируемая обозначением "MALI", широко представлена по всему миру, в том числе и в России.

На сегодняшний день заявитель заключил около 100 лицензионных соглашений с большим количеством компаний, включая Samsung, LG Electronics, MediaTek и др., которые разрабатывают и производят широкий спектр товаров на базе электронных продуктов, производимых заявителем под обозначением "MALI".

Информация о товарах, маркируемых обозначением "MALI", производимых компанией ARM Limited, широко представлена в сети Интернет, товары регулярно демонстрировались на крупнейших специализированных мероприятиях, таких как Выставка Потребителей Электроники (США), Всемирный мобильный конгресс (Испания) и др. В 2015 г. компания принимала участие в выставках DevGamm, "Белые Ночи" и "Зимние Ночи", проходивших в России.

Указанные фактические обстоятельства обусловливают вывод о том, что обозначение "MALI" в силу его использования приобрело "вторичное" дополнительное значение и воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя - компании ARM Limited.

Следует также отметить, что на имя заявителя предоставлена правовая охрана товарному знаку "MALI" в отношении товаров 09, 16 и услуг 42-го классов МКТУ в других странах (Аргентина, Китай, Малайзия, Филиппины, Турция, страны ЕС).

С учетом всех изложенных обстоятельств коллегия приняла решение о том, что знаку по международной регистрации N 1247527 в отношении товаров, указанных в уточненном перечне, может быть предоставлена правовая охрана на территории РФ.

Вопрос 712.