Может ли размер компенсации за нарушение исключительного права меняться в зависимости о того, какой товар противоправно ввозится: оригинальный или контрафактный?

Ответ.

Может, что подтвердил Верховный Суд РФ в Определении от 22 мая 2018 г. по делу N 305-ЭС17-23746.

Как следует из материалов дела, Постановлением суда кассационной инстанции от 13.12.2017 решение суда первой инстанции от 06.06.2017 и Постановление апелляционного суда от 30.08.2017 отменены в части отказа в удовлетворении исковых требований о запрете обществу осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории РФ, а также перевозку или хранение с этой целью запасных частей для автомобилей, указанных в ДТ N 10108060, на которых размещен товарный знак "TOYOTA" и/или товарные знаки N 41702 и 88060, а также об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации запасных частей для автомобилей, которые ввозятся обществом на территорию РФ по ДТ N 10108060 и на которых размещены указанные товарные знаки; в остальной части названные судебные акты оставлены без изменения.

При рассмотрении данного дела Судебная коллегия сочла необходимым обратить внимание на следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в гражданском обороте обеспечивается, в частности, путем признания исключительного права на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

При введении в гражданский оборот на территории РФ без согласия лица, которому принадлежит исключительное право на товарный знак, товаров, на которых размещен этот товарный знак, правообладатель, в частности, вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров за счет нарушителя, а также требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пункты 1 и 2 и подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Как разъяснил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", при применении положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ отсутствуют конституционно-правовые основания для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт), - в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения (если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов). Это означает, что товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей, что, однако, не исключает применение иных последствий нарушения исключительного права на товарный знак с учетом содержащегося в Постановлении конституционно-правового истолкования положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Следовательно, как указал Конституционный Суд РФ, суды, в том числе специализированный Суд по интеллектуальным правам, рассматривающие в порядке обжалования решений арбитражных судов нижестоящих инстанций дела, связанные с взысканием по искам правообладателей (представляющих их лиц) предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации, управомочены - исходя из выявленного в Постановлении конституционно-правового смысла указанного законоположения - не допускать применения данной меры гражданско-правовой ответственности без учета характера совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

В этой связи Суду по интеллектуальным правам при повторном рассмотрении кассационной жалобы компании на обжалуемые судебные акты следует принять во внимание изложенные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П разъяснения и с соблюдением норм процессуального права принять законное и обоснованное постановление в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вопрос 791.

В каких случаях, при совпадении общей концепции использования стилизованного изображения одного и того же животного, сравниваемые товарные знаки тем не менее не ассоциируются друг с другом в целом и производят различное общее впечатление?

Ответ.

Такой пример показан в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. по делу N СИП-467/2017.

ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству РФ N 563138, об обязании Роспатента аннулировать государственную регистрацию по свидетельству РФ N 563138, о признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N 563138, 560471, 563181, 560507 актом недобросовестной конкуренции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2017 требования общества "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" о признании действий общества "Обнинскоргсинтез" по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N 563138, 560471, 563181, 560507 актом недобросовестной конкуренции выделены в отдельное производство в рамках дела N СИП-522/2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2018 заявление общества "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в Президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ТОСОЛ-СИНТЕЗ", ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просило решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2018 отменить и принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы общество "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" указало, что, вопреки выводам суда первой инстанции, товарный знак по свидетельству РФ N 563138, правообладателем которого является общество "Обнинскоргсинтез", способен вызвать у потребителя ассоциацию с товарными знаками по свидетельствам РФ N 198007 и N 427850, правообладателем которых является общество "ТОСОЛ-СИНТЕЗ", так как эксплуатирует общую концепцию (стилизованное изображение черепахи с дополнительными элементами автомобильной отрасли промышленности - колесами, роботовидными частями черепахи), имеет сходные цветовое оформление, доминирующий элемент (изображение черепахи) и смысловое значение.

По результатам рассмотрения возражения решением Роспатента от 24.05.2017 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана оспариваемого товарного знака оставлена в силе.

Отказывая в удовлетворении возражения общества "ТОСОЛ-СИНТЕЗ", Роспатент исходил из того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения вследствие различного общего зрительного впечатления, достигаемого в том числе ввиду отличий в их внешней форме, виде и характере изображений, а также ввиду разных смысловых значений (подпункт 14.4.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32)).

Роспатент, установив отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков до степени смешения, пришел к выводу о невозможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя, места производства товаров 1-го класса МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ путем использования спорного товарного знака.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции признал обоснованными выводы Роспатента о том, что противопоставленные обозначения отличаются по внешней форме, виду и характеру изображений, отсутствует сходство противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию (смысловому значению) в том смысле, как об этом заявляет общество "ТОСОЛ-СИНТЕЗ", опасность смешения спорного и противопоставленных товарных знаков материалами дела не подтверждена.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Подпунктом 14.4.2 Правил N 32 предусмотрено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно подпункту 14.4.2.3 Правил N 32 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству РФ N 563138 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение черепахи, ориентированное в правую сторону. Товарный знак выполнен в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 1, 3, 4, 7, 12-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству РФ N 198007 является изобразительным и представляет собой приближенное к реалистичному изображение черепахи на фоне колеса. Изображение черепахи ориентировано в левую сторону. Товарный знак выполнен в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 1-го класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству РФ N 427850 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение черепахи-робота. Изображение черепахи ориентировано в левую сторону. Товарный знак выполнен в серо-белой цветовой гамме. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 1, 3, 4, 7, 12-го классов МКТУ.

Суд признал правомерными действия Роспатента, который в соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил N 32 исходил из необходимости сравнения противопоставленных обозначений в целом с точки зрения ассоциаций, возникающих у рядового потребителя, что соответствует также правовой позиции высшей судебной инстанции, отраженной в пункте 37 Обзора от 23.09.2015.

Суд установил, что в оспариваемом решении Роспатента произведен также и сравнительный анализ товарных знаков в соответствии с каждым из критериев, указанных в подпункте 14.4.2.3 Правил N 32, а сделанные в результате этого анализа выводы о наличии ряда значительных различий, исключающих возможность признания оспариваемого и противопоставленных товарных знаков сходными до степени смешения, основаны на материалах дела.

Суд также проверил достоверность выводов Роспатента о том, что противопоставленные обозначения значительно отличаются по внешней форме, виду и характеру изображений (стилистическому решению, художественному исполнению, принципиально различному выполнению деталей). Спорное обозначение выполнено в рисованном (мультипликационном) стиле, в котором однозначно усматривается образ черепахи, который имеет ряд значительных несоответствий с ее натуральным видом: длинная тонкая шея, слишком крупная голова по отношению к шее, большие глаза, вытянутый панцирь без рисунка пластин, а также вместо лап изображены кружки, похожие на колеса либо на знак бесконечности. Товарные знаки общества "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" обладают более четкой прорисовкой деталей (голова, лапы, пальцы, панцирь с пластинами). Образ черепахи, использованный в товарном знаке по свидетельству РФ N 198007, наиболее приближен к натуральному, а образ черепахи в товарном знаке по свидетельству РФ N 427850 представляет собой механического робота, состоящего из механизмов и деталей.

Общность цветовой гаммы (черно-белой, серой), в которой выполнены сравниваемые товарные знаки, также являлась предметом оценки Роспатента, а затем и суда, принявших во внимание отсутствие ее уникальности, оригинальности в использовании в рассматриваемом случае, а также приведенные выше существенные различия изображений, выполненных в этой гамме.

Применительно к семантическому критерию (смысловому значению) суд установил, что, несмотря на то что все товарные знаки представляют собой изображения черепах, обществом "ТОСОЛ-СИНТЕЗ" не подтвержден его довод об однозначном возникновении у потребителей ассоциаций между образом черепахи и отраслью автомобильной промышленности, в частности товаром "тормозная жидкость".

Таким образом, установив на основании материалов дела и положений Правил N 32, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом и производят различное общее впечатление, суд признал правомерными соответствующие выводы Роспатента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, окончательные выводы суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Вопрос 792.