Нужно ли при попытке досрочного аннулирования товарных знаков учитывать состояние судебных дел?

Ответ.

Нужно, что имело место при отказе Роспатента в регистрации товарного знака по заявке N 2016715574 от 04.05.2016 в отношении товаров 14-го класса МКТУ.

Основанием для отказа явилось признание сходства заявленного обозначения до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров по 14-му классу МКТУ товарными знаками:

- по международной регистрации N 528049 с конвенционным приоритетом от 07.06.1988;

Tesoro

- по международной регистрации N 814344 с приоритетом от 15.09.2003;

Tesoro

- по свидетельству N 439526 с приоритетом от 09.03.2010.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на то, что им подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны знаков NN 528049, 814344, 439526 в связи с неиспользованием (судебные дела СИП-97/2018; СИП-103/2018; СИП-104/2018), и в случае удовлетворения требований заявителя основание для отказа в регистрации заявленного обозначения может быть снято.

Однородность товаров 14-го класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Отклоняя возражение, Коллегия Палаты по патентным спорам указала, что довод заявителя о подаче заявления в Суд по интеллектуальным правам в связи с неиспользованием знаков по международным регистрациям NN 528049, 814344 и товарному знаку по свидетельству N 439526 не может быть принят во внимание, поскольку на момент рассмотрения возражения в административном порядке Судом по интеллектуальным правам еще не приняты решения, позволяющие снять указанные противопоставления при оценке охраноспособности заявленного обозначения.

Вопрос 795.

Может ли использование обозначения группой аффилированных лиц свидетельствовать о получении обозначением различительной способности в отношении одного лица-заявителя?

Ответ.

Может, и такая ситуация рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 28 мая 2018 г. по делу N СИП-529/2017 в отношении обозначения "Биокальций" по заявке N 2015708513 от 26.03.2015, поданной швейцарской компанией IWI AG на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров "зубные пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях" 3-го класса МКТУ. В дальнейшем заявитель (податель заявки) был заменен на общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

При принятии решения об отказе в регистрации, не поддержанном судом первой инстанции, Роспатент руководствовался тем, что спорное словесное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное из первой части сложных слов "био" (со значением: 1) относящийся к органической жизни; 2) относящийся к биологии) и слова "кальций" (химический элемент), что указывает на свойства (состав) товаров и будет восприниматься в глазах среднего потребителя зубной пасты и препаратов для полоскания рта (за исключением используемых в медицинских целях) как описательное обозначение, т.е. является неохраняемым.

Кроме того, Роспатент указал, что словесный элемент "БИОКАЛЬЦИЙ/BIOCALCIUM" включен в качестве неохраняемого в состав товарных знаков по свидетельствам РФ N 482330, 489704, 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, принадлежащих той же компании, что, по мнению регистрирующего органа, опровергает доводы общества о приобретении спорным словесным обозначением различительной способности.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил в т.ч. следующее.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, в подтверждение, в частности, заявления о приобретении заявленным обозначением различительной способности обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" в материалы административного дела были представлены сведения об активном использовании как самим обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", так и аффилированными с ним лицами обозначения "БИОКАЛЬЦИЙ" в составе упаковок (этикеток) зубных паст в течение длительного периода времени до даты подачи заявки.

Кроме того, судом первой инстанции было установлено, что спорная продукция (зубные пасты) вводилась в гражданский оборот самим обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", производилась либо им самостоятельно, либо иными юридическими лицами, но по его оригинальным рецептам и под его контролем.

Роспатент, отказывая в правовой охране заявленного обозначения в качестве товарного знака, исходил из того, что до даты приоритета общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" не являлось единственным лицом, использующим обозначение "БИОКАЛЬЦИЙ" именно для зубных паст, поскольку на территории РФ действовала правовая охрана товарных знаков по свидетельствам РФ N 482330, 489704, 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, в состав которых, в качестве неохраняемого, включен словесный элемент "БИОКАЛЬЦИЙ/BIOCALCIUM". Правообладателем названных товарных знаков является компания.

В кассационной жалобе Роспатент также указал, что суд первой инстанции не принял во внимание данное обстоятельство, что привело к принятию незаконного судебного акта.

При этом Роспатент обратил внимание на то, что суд первой инстанции не учел правовую позицию, изложенную в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.11.2006 по делу N 8215/06, согласно которой для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Вместе с тем Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при формировании соответствующей правовой позиции Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ не рассматривал ситуацию, в рамках которой обозначение использовалось бы несколькими связанными между собой лицами.

Приобретение различительной способности обозначением не исключается в случае, если оно на протяжении длительного времени использовалось аффилированными лицами.

При этом судом первой инстанции установлено, что компания является аффилированным лицом общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", что не оспаривается Роспатентом.

Кроме того, судом установлено, что компанией было подано заявление об отказе от правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ N 436578, 436507, 436752, 448164, 436360, а в отношении товарных знаков N 482330 и N 489704 между компанией (лицензиаром) и обществом (лицензиатом) было заключено дополнительное соглашение от 01.09.2017 N 2 к лицензионному договору от 19.12.2011, согласно которому обществу предоставлена исключительная лицензия на использование названных товарных знаков для индивидуализации всех товаров, работ и услуг.

Более того, в материалах дела имеется письмо-согласие от 10.03.2016, согласно которому компания дает согласие на предоставление правовой охраны и использование в РФ товарного знака "Биокальций" на имя общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

Таким образом, само по себе использование заявленного на регистрацию спорного обозначения несколькими лицами, входящими в группу лиц, не является основанием для вывода о том, что данное обозначение не приобрело различительную способность в отношении общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 по делу N СИП-529/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Роспатента - без удовлетворения.

Вопрос 796.